T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
Esas No : 2021/11-446
Karar No : 2023/61
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
Y A R G I T A Y İ L Â M I
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi
TARİHİ : 04.11.2020
SAYISI : 2020/968 E., 2020/927 K.
ÖZEL DAİRE KARARI : Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 29.06.2020 tarihli ve 2019/1692 Esas,
2020/3293 Karar sayılı BOZMA kararı
Taraflar arasındaki markaya tecavüzün tespiti, men'i, ticaret unvanının terkini davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Kararın taraf vekillerince istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince davalı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine, davacılar vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile İlk Derece Mahkemesi hükmü kaldırılarak yeniden esas hakkında hüküm kurulmak suretiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
Bölge Adliye Mahkemesi kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 11. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir.
Direnme kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan gündem ve dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:
I. DAVA
Davacı vekili; "MESA" ibaresinin 1969 yılından bu yana müvekkili Mesa Mesken Sanayi A.Ş.’nin ve daha sonra kurulmuş şirketler topluluğuna dahil diğer şirketlerin ticaret unvanında kullanıldığını ve her iki müvekkilinin de markası olarak tescil edildiğini, müvekkilinin ve şirket topluluğunun “MESA” markası ile tanındığını, anılan ibare ile itibar ve güven kazanıldığını, davalının "MESA" ibaresini kullanarak müvekkillerine ait markaya tecavüz oluşturduğunu, bu hususta gönderilen ihtarnamenin sonuçsuz kaldığını ileri sürerek maddi-manevi tazminat ile sair talep hakları saklı kalmak üzere davalının müvekkillerinin marka haklarına tecavüzünün ve haksız rekabetinin tespiti ile men’ine, “MESA” ibaresinin davalının ticaret unvanından terkini ile her türlü kullanımına son verilmesine, hükmün tirajı en yüksek beş gazeteden biri ile ilanına karar verilmesini talep etmiştir.
II. CEVAP
Davalı vekili; müvekkili şirketin “Mesa Dizayn ve Reklam Tic. Ltd. Şti.” unvanı altında reklam hizmetleri verdiğini, bu hizmetlerin içeriğinin ise daha çok vitrin tasarımı, dijital baskı, matbaa ve promosyon ürünleri gibi reklam hizmetlerinden oluştuğunu, “Mesa” ibaresinin müvekkili şirket tarafından markasal kullanımının söz konusu olmadığını, sadece ticaret unvanı içinde “Mesa” ibaresinin mevcut olmasının, marka hakkına tecavüz niteliğinde bulunmadığını, tarafların faaliyet gösterdiği ticari alanların, kesinlikle aynı veya benzer olmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI
Ankara 3. Fikri ve Sınaî Hakları Hukuk Mahkemesinin 21.12.2017 tarihli ve 2017/94 Esas, 2017/603 Karar sayılı kararıyla; dava konusu “MESA” ibaresinin davalı şirketin ticaret unvanının kılavuz unsurunu oluşturduğu ve bu kılavuz unsurun davacılar adına tescilli markalarda esas unsur şeklinde yer alan “MESA” ibareleriyle aynı olduğu, ayrıca davalı şirketin faaliyet konularının da davacı markalarının tescil kapsamında bulunan hizmetlerle aynı ya da benzer türde olduğu ancak anılan ibarenin markasal olarak kullanımına dair delil sunulmadığı, “MESA” ibaresinin davalı ticaret unvanında kullanımının davacıların marka hakkına tecavüz niteliğinde olmadığı, davacılardan Mesa Mesken Sanayi A.Ş.’nin unvanının 17.05.1969 tarihinde tescil edilmişken diğer davacı Mesa Holding A.Ş.'nin unvanının 01.10.2013 tarihinde tescil edildiği, davalının ana sözleşmesinin tescil tarihinin ise 15.08.2016 olduğu, davalı şirketin faaliyet konuları ile davacılardan Mesa Mesken San. A.Ş.’nin faaliyet konularının ilişkili ve benzer olduğu, ticaret unvanlarının asli unsurlarının aynı olduğu, davalının unvanındaki “MESA” ibaresinden sonra kullanılan kelimelerin yeterli düzeyde ayırt edici olmadığı, bu sebeple tarafların unvanları arasında iltibasın mevcut olduğu, bu sebeple davacıların unvan terkin taleplerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 52 nci maddesi kapsamında yerinde olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, davalının ticaret unvanında yer alan ve davacının marka ibaresini oluşturan "MESA" ibaresinin TTK'nın 52/1 inci maddesi gereğince ticaret unvanından terkinine, aynı maddenin ikinci fıkrası gereğince hükmün ilanına karar verilmiştir.
IV. İSTİNAF
A. İstinaf Yoluna Başvuranlar
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde taraf vekillerince istinaf başvurusunda bulunulmuştur.
B. Gerekçe ve Sonuç
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesinin 17.01.2019 tarihli ve 2018/681 Esas, 2019/32 Karar sayılı kararıyla; “MESA” ibaresinin davalının ticaret unvanından terkinine dair ilk derece mahkeme kararının yerinde olduğu, 10.01.2017 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve iş bu davanın açıldığı tarih itibariyle yürürlükte bulunan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun (SMK) 7/3-e maddesi uyarınca artık ticaret unvanının sadece unvan biçiminde kullanılmasının dahi marka hakkına tecavüz teşkil edeceği, bu durumda marka hakkına tecavüzden bahsedilebilmesi için ticaret unvanının markasal biçimde kullanılmasına gerek bulunmadığı, somut uyuşmazlıkta da davalı şirketin faaliyet konularının davacı markalarının tescili kapsamında bulunan hizmetlerle benzer türde olduğu, davalı vekili tarafından müvekkilinin ticaret unvanını hizmet sınıfında kullandığının cevap dilekçesinde açıkça ikrar edildiği, bu sebeple mahkemece davalı şirketin "MESA" ibaresini, davacı şirketlerin markalarıyla aynı alanda ticaret unvanı olarak kullanmasının, davacıların marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet oluşturduğunun tespitine ve önlenmesine de karar verilmesi gerekirken bu konudaki davacı taleplerinin reddine karar verilmesinin doğru olmadığı gerekçesiyle davalı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine, davacılar vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak davanın kabulüne, davalının davacıların marka haklarına tecavüzünün ve haksız rekabetinin tespiti ile men’ine, davalının ticaret unvanında yer alan ve davacının marka ibaresini oluşturan "MESA" ibaresinin TTK’nın 52/1 inci maddesi gereğince ticaret unvanından terkinine, aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca hükmün ilanına karar verilmiştir
V. BOZMA VE BOZMADAN SONRAKİ YARGILAMA SÜRECİ
A. Bozma Kararı
1. Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı vekili temyiz isteminde bulunmuştur.
2. Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 29.06.2020 tarihli ve 2019/1692 Esas, 2020/3293 Karar sayılı kararı ile; "... 1- İlk Derece Mahkemesince verilen karara yönelik olarak yapılan istinaf başvurusu üzerine HMK'nın 355 vd. maddeleri kapsamında yöntemince yapılan inceleme sonucunda Bölge Adliye Mahkemesince esastan verilen nihai kararda, usul ve yasaya uygun olduğu kanısına varıldığından davalı vekilinin aşağıdaki bent dışındaki sair temyiz itirazları yerinde değildir
2- Dava, marka hakkına ve ticaret unvanına dayalı olarak marka hakkına tecavüzün tespiti, men'i ve ticaret unvanının terki istemine ilişkindir.
Bölge Adliye Mahkemesince, her ne kadar davalının markasal kullanımı bulunmasa da 6769 sayılı SMK'nın 29/1-a ve 7/3-e maddeleri uyarınca tek başına davacı adına tescilli markanın benzerinin ticaret unvanı olarak tescil ettirmesinin marka hakkına tecavüz teşkil ettiği gerekçesiyle, marka hakkına tecavüzün tespiti, men'i ve reddine karar verilmiş ise de, SMK'nın 29/1-a hükmü ile yapılan yollama gereği m.7/3-e maddesinde yer alan "işaretin ticaret unvanı ve işletme adı olarak kullanılması" hükmü işaretin markasal kullanılması durumunda uygulanabilecektir. Zira m.7/3'de işaretin ticaret alanında kullanılması halinde yasaklanabileceği hükme bağlanmıştır. Marka hukuku kapsamında işaretin ticaret alanında kullanılması ifadesi ile kastedilen işaretin markasal olarak kullanılmasıdır. Diğer taraftan, SMK'nın 7/3-e maddesinin gerekçesinde söz konusu düzenleme ile 2015/2436 sayılı A.B. Marka Yönergesiyle uyum sağlandığından bahsedilmiş olup, Yönerge'nin 3. maddesinde yer alan hükmün, yine Yönerge'nin genel gerekçesi no 19'daki açıklamalara göre değerlendirilmesi gerekir. Buna göre, ticaret unvanı ancak tescilli bir markaya tescil kapsamındaki mal ve hizmetler yönünden ayırt ediciliği sağlayıcı bir işaret olarak kullanılması halinde, marka hakkına tecavüz oluşturacağı açıklaması karşısında, Kanun Koyucunun amacının ticaret unvanının tescilli marka ile karıştırılmaya yol açacak şekilde kullanılması halinin marka hakkına tecavüz olarak kabul edilmesi gerektiği yönünde olmasına rağmen, hatalı gerekçe ile tek başına ticaret unvanının tescil ettirilmiş olmasının marka hakkına tecavüz teşkil edeceği gerekçesiyle davanın kabul edilmesi doğru olmamış ve kararın bu nedenle temyiz eden davalı yararına bozulması gerekmiştir..." gerekçesiyle karar bozulmuştur.
B. Bölge Adliye Mahkemesince Verilen Direnme Kararı
Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; hizmet sınıfındaki faaliyetlerde kullanılan ticaret unvanının bir taciri diğerinden ayırma yanında ayırt edicilik fonksiyonunu ifa ettiği, TTK’nın 18/1 ve 39/2 nci maddeleri gereğince bir ticaret unvanı seçen tacirin bu unvanı mecburen işletmenin girişinde göstermesi gerekmekle unvanın işletmenin görülebilecek bir yerine yazılacak olmasının, özellikle hizmet sunan işletmeler bakımından ticaret unvanının marka fonksiyonlarını da ifa etmesi sonucunu ortaya çıkardığı, ticaret unvanının hizmet sunan işletmelerde marka gibi kullanılmakta olup bu nedenle de tüketici gözünde unvan ve markanın fonksiyonlarının karıştırılması ihtimalinin arttığı, hizmet alanında faaliyet gösteren işletmelerin tüketicilerle yakın ilişki içerisinde bulunmaları nedeniyle birçok hâlde unvan, tüketiciler gözünde marka olarak algılanacağı, bu da kaçınılmaz bir sonuç olarak marka hakkının ihlalini ortaya çıkardığı, markasal kullanımın ise bir markanın iş evrakında, kataloglarda, reklamlarda, işçilerin kıyafetlerinde, hizmet sırasında veya sonrasında kullanılan eşyalarda gösterilmesi, mal veya ambalajlarda yerleştirilmesi şeklinde olabileceği, bir ticaret unvanının tescil edildiği şekilde kullanımının markasal kullanım olmadığı, SMK'nın 7/3-e maddesinde yer alan "işaretin ticaret unvanı ve işletme adı olarak kullanılması" hükmünün, sadece işaretin "markasal kullanılması" durumunda uygulanabileceği kabul edilirse davalının ticaret unvanı kullanımının markasal kullanım olarak kabul edilemeyeceği, bu durumun da davacıların marka hakkında tecavüz teşkil etmeyeceği, bu durumun ise ticaret unvanının ekonomik kazanç elde etmek amacıyla gerçekleştirilen ticari kullanımlarının, "mal veya hizmetleri birbirinden ayırt etme”, “kaynak gösterme”, “garanti”, “reklam” gibi markasal işlevleri yerine getirmesine, bu ortak işlevler sebebiyle tüketiciler gözünde tescilli marka ile ilişkilendirilme ihtimali dâhil karıştırılma ihtimaline sebebiyet vermesine veya tescilli markanın ülkemizde ulaştığı tanınmışlığından haksız yarar elde etmesine veya itibarına zarar vermesine yahut ayırt edici karakterini zedelemesine neden olacağı, hizmet markalarının niteliği gereği sunuldukları hizmet üzerindeki kullanım şeklinin ticaret markalarında olduğu gibi doğrudan ait olduğu mallar üzerine konulmak biçiminde değil ancak, hizmetin sunulduğu bina, araç, gereç, basılı evraklar vb. tanıtma vasıtalarıyla mümkün olduğu, bu hâlde mal sınıfında tescilli markaların aynı malı üreten bir tacirin ticaret unvanına karşı korunmaları ile hizmet sınıfında tescilli bir markanın aynı hizmeti sunan bir tacirin ticaret unvanına karşı korunması arasında farklılıkların bulunduğu, dolayısıyla hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir tacirin ticaret unvanını, işletmesinin tabelasında, fiyat listesinde, kataloglarında, reklam afişlerinde, ilanlarında, servis arabalarında, iş makinelerinde veya personel kıyafetlerinde kullanması, aynı hizmet sınıfında tescilli bir markası bulunan marka hakkı sahibinin markasal haklarını ihlâl edeceği, zira hizmet markalarının kullanım alanları itibariyle soyut hizmet üzerinde gösterilmeleri mümkün olmadığı, hizmet sektöründe ticaret unvanının birçok hâllerde hizmetleri ayırt etme fonksiyonunu üstlendiği, hizmet alanında belirli hizmetleri gösteren bir marka ile bunları gerçekleştiren firmanın ticaret unvanı arasındaki farkın ortalama bir tüketici tarafından zor algılanabildiği, dolayısıyla ticaret unvanının tescil edildiği şekilde dahi olsa aynı yerlerde kullanılması hâlinde, unvan tıpkı marka gibi “ayırt etme”, “kaynak gösterme”, “garanti”, “reklam” işlevlerini yerine getireceği ve bu ortak işlevler sebebiyle tüketiciler gözünde marka ile karıştırılacağı, önemli olan hususun ticaret unvanının, tescil edildiği biçimde dahi olsa kullanımının, tescilli marka ile ilişkilendirilme ihtimali dâhil karıştırılma ihtimaline sebebiyet vermesi (SMK md. 7/2-b) veya tescilli markanın Türkiye’de ulaştığı tanınmışlığından haksız yarar elde etmesi veya itibarına zarar verecek yahut ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikte bulunması olduğu (SMK m.7/2-c), SMK’nın 7/3 üncü maddesindeki “ticaret alanında kullanılması” ibaresinin “ekonomik kazanç elde etmek amacıyla gerçekleştirilen ticari işler sırasında kullanım" olarak ifade edilebileceği, dolayısıyla ticaret sırasında kullanımın markasal kullanımı da kapsayan, ancak daha ondan geniş bir kullanım olduğu, hüküm gerekçesinde de ifade edildiği şekilde anılan hükmün mehazı olan 2015/2436 sayılı Avrupa Birliği Marka Yönergesi’nin md.10/3-d hükmünün de markanın ticaret unvanı ve işletme adı olarak kullanılmasının marka hakkı kapsamında bulunduğunu ifade ettiği, önsöz niteliğindeki genel gerekçesinin 19 uncu paragrafında da markanın ticaret unvanı veya işletme adı olarak kullanılmasının önlenebileceğinin, fakat bunun için anılan işaretlerin mal ve hizmetleri ayırt edici amaçla kullanılması gerektiğinin belirtildiği, anılan yönerge doğrultusunda hazırlanan 2017/1001 sayılı Avrupa Birliği Marka Tüzüğü’nün 9/3-d hükmü de markanın ticaret unvanı ve işletme adı olarak kullanılmasının marka sahibi tarafından yasaklanabileceğinin belirtildiği, önsöz niteliğindeki genel gerekçesinin 13 üncü paragrafında da yasaklama yetkisinin markayla sunulan mal ve hizmetlerin, markayı içeren ticaret unvanı veya işletmeden kaynaklandığı şeklinde bir ilişkilendirme ve karışıklık doğması hâlinde kullanılabileceğinin ifade edildiği, mehaz düzenlemeler ve gerekçeleri uyarınca, ticaret unvanı ve işletme adı kullanımıyla marka arasında, mal ve hizmetlerin ticari kaynağına yönelik bir ilişkilendirme veya karıştırma ihtimali varsa marka sahibi yasaklama yetkisini kullanabileceği, tüm bunlardan hareketle bir ticaret unvanının kullanılmasının, marka hakkına tecavüz teşkil etmesi için kullanımın ticaret sırasında olmasının, kullanım konusunda marka sahibinin izninin olmamasının, kullanımın markanın tescil edildiği mallarla/hizmetlerle aynı veya benzer mallar/hizmetler için olması veya aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde olmasına bakılmaksızın, tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve ülkemizde ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle markanın itibarından haksız bir yarar elde edecek veya itibarına zarar verecek veya ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikte olmasının ve kullanımın markanın işlevlerini, özellikle tüketicilere malların veya hizmetlerin kaynağını garanti etme yönündeki temel işlevini yerine getirmeye müsait olmasının gerekli olduğu, tarafların da "reklamcılık hizmetleri" alanında faaliyet gösterdiği somut olayın özellikleri de nazara alınarak, SMK’nın anılan maddelerinin yürürlüğe girmesiyle, artık ticaret unvanının sadece unvan biçiminde "kullanılmasının" dahi marka hakkına tecavüz teşkil edeceği sonucuna varıldığı, bu durumda marka hakkına tecavüzden bahsedilebilmesi için ticaret unvanının markasal biçimde kullanılmasına gerek olmadığı, davalı şirketin faaliyet konuları, davacı markalarının tescili kapsamında bulunan hizmetlerle aynı ya da benzer türde olduğu, bu hâliyle ortalama yararlanıcı kitlesinin davalı tarafından sunulan reklamcılık hizmetlerinin, davacı marka sahipleri tarafından sunulduğu şeklinde, hizmetin kaynağına yönelik karışıklık yaşama ve tarafların ticari işletmeleri arasında bağlantı kurma ihtimalinin çok güçlü olduğu, dolayısıyla davalının reklamcılık hizmetlerinin sunumunda ticari kaynağı gösterecek biçimde unvanını kullanmasının davacıların marka hakkına tecavüz teşkil edecek nitelikte olduğu gerekçesiyle direnme kararı verilmiştir.
VI. TEMYİZ
A. Temyiz Yoluna Başvuranlar
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen direnme kararına karşı süresi içinde davalı vekili temyiz isteminde bulunmuştur.
B. Temyiz Sebepleri
Davalı vekilinin temyiz dilekçesinde özetle; SMK'nın 29/1-a hükmü ile yapılan yollama gereğince SMK'nın 7/3-e maddesinde yer alan "işaretin ticaret unvanı ve işletme adı olarak kullanılması" hükmünün işaretin markasal kullanılması durumunda uygulanabileceği, dosya içerisinde markasal kullanıma dair bir araştırma yahut delil bulunmadığı, taraf şirketlerin faaliyet alanlarının birbirinden farklı olduğu, davalı tarafından reklam hizmetleri verildiği, davacıların ise inşaat yapmak, mimarlık ve mühendislik gibi konularda hizmet sundukları, tarafların ticaret unvanlarındaki yan ibarelerin birbirinden farklı olduğu ileri sürülerek direnme kararı temyiz edilmiştir.
C. Uyuşmazlık
Uyuşmazlık; davacılara ait “MESA” esas unsurlu markalar ile benzer hizmet sınıflarında faaliyet gösteren davalı şirketin ticaret unvanında “MESA” ibaresini kullanımının davacıların marka haklarına tecavüz niteliğinde olup olmadığının belirlenmesinde, ticaret unvanındaki “MESA” ibaresinin markasal olarak kullanımının gerekli olup olmadığı, buradan varılacak sonuca göre “MESA” ibaresinin davalının ticaret unvanında kullanımının SMK’nın 29/1-a maddesindeki yollamayla uygulanan aynı Kanun’un 7/3-e maddesi uyarınca davacıların markalarından doğan haklarına tecavüz teşkil edip etmediği noktasında toplanmaktadır.
D. Gerekçe
1. İlgili Hukuk
Uyuşmazlıklar ilgili olarak SMK'nın 7/3 üncü maddesi "Aşağıda belirtilen durumlar, işaretin ticaret alanında kullanılması hâlinde, ikinci fıkra hükmü uyarınca yasaklanabilir:
a) İşaretin, mal veya ambalajı üzerine konulması.
b) İşareti taşıyan malların piyasaya sürülmesi, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi, bu amaçlarla stoklanması veya işaret altında hizmetlerin sunulması ya da sunulabileceğinin teklif edilmesi.
c) İşareti taşıyan malın ithal ya da ihraç edilmesi.
ç) İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması.
d) İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bağlantısı olmaması şartıyla işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılması.
e) İşaretin ticaret unvanı ya da işletme adı olarak kullanılması.
f) İşaretin hukuka uygun olmayan şekilde karşılaştırmalı reklamlarda kullanılması." hükmünü içermektedir.
Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 29 uncu maddesi ise "(1) Aşağıdaki fiiller marka hakkına tecavüz sayılır:
a) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 7 nci maddede belirtilen biçimlerde kullanmak.
b) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek.
c) Markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek, ticari amaçla elde bulundurmak veya bu ürüne dair sözleşme yapmak için öneride bulunmak.
ç) Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek.
(2) 19 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü tecavüz davalarında def’i olarak ileri sürülebilir. Bu durumda kullanıma ilişkin beş yıllık sürenin belirlenmesinde dava tarihi esas alınır." şeklindedir.
2. Değerlendirme
1. Uyuşmazlığın çözümü için öncelikle konuya ilişkin yasal düzenlemeler ile hukuki kavram ve kurumların ortaya konulmasında yarar bulunmaktadır.
2. Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 29/1-a maddesi yollamasıyla aynı Kanun'un 7 nci maddesinde belirtilen biçimlerde markanın kullanımları, marka hakkına tecavüz teşkil etmektedirler. Uyuşmazlık kapsamında SMK'nın 7/3-e maddesi gereğince tescilli bir markadaki işaret ile aynı olan bir işaretin ticaret alanında ve markanın tescilli olduğu mal veya hizmetlerde ticaret unvanı ya da işletme adı olarak kullanılması da marka hakkına tecavüz teşkil eden bir fiil olarak kabul edilmiştir. Sınai Mülkiyet Kanunu öncesinde yürürlükte olan (Mülga) 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (556 sayılı KHK) döneminde belirli durumlar haricinde ticaret unvanının kullanımının markasal olmadığı hâllerde marka hakkına tecavüzün söz konusu olmayacağı kabul edilmekte iken sonrasında yürürlüğe giren SMK'nın 29/1-a ve 7/3-e maddelerindeki düzenlemeler ile artık tescilli markadaki işaretin aynısının benzer mal ve hizmetlerde ticaret unvanı olarak kullanımının marka hakkına tecavüz oluşturacağı açık bir biçimde kabul edilmiştir. Öte yandan SMK'nın 7/5 inci maddesi gereğince hukuka uygun kullanımlar kapsamı daraltılarak ancak gerçek kişilerin kendi isimlerini kullanımları hukuka uygun kullanım olarak kabul edilmiş olup bu kapsam içerisine tüzel kişiler dahil edilmemiştir (Uğur Çolak, Türk Marka Hukuku, İstanbul, 4. Baskı, 2018, s. 555).
3. Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 7/3-e maddesine dair gerekçesinde yer alan "Maddenin üçüncü fıkrasının (e) ve (f) bentleri maddeye yeni eklenen bentler olup, bu anlamda özellikle 2015/2436 sayılı AB Direktifine ve uluslararası uygulamalara uyum sağlanmıştır." şeklindeki ifade ile SMK ile getirilen bu yeni hükme ilişkin olarak mehaz Avrupa Birliği mevzuatındaki düzenlemelere işaret edilmiştir. Bu bağlamda madde gerekçesinde işaret edilen Avrupa Birliği mevzuatındaki düzenlemeler, SMK'nın 7/3-e maddesi hükmünün yorumlanması ve somut olaya uygulanması sırasında gözetilecek ilkelerin belirlenmesinde önem arz eden düzenlemeler olarak karşımıza çıkmaktadırlar.
4. Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 7/3-e maddesine dair gerekçesinde bahsi geçen mehaz düzenleme; Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin Üye Devletlerin Markalara İlişkin Mevzuatlarının Yaklaştırılması Hakkında 16 Aralık 2015 tarihli ve 2015/2436 (AB) sayılı Yönerge'dir (2015/2436 sayılı Yönerge). Anılan Yönerge'de tescilli markada yer alan bir işaretin ticaret unvanı olarak kullanımına dair düzenlemelerden ilki, ilk kısımda kaleme alınan 19 uncu paragrafta yer almakta olup buna göre; markadaki işaretin ticaret unvanı olarak kullanımının, mal veya hizmetlerin ayırt edilmesi amacına hizmet ettiği durumlarda marka hakkına tecavüz olarak kabul edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Yine 2015/2436 sayılı Yönerge'nin 10/3-d maddesi gereğince; tescili markadaki işaretin aynısının ilgili mal veya hizmetlerde ticaret unvanı ya da şirket unvanı olarak kullanmanın ya da ticaretin ya da şirket adının bir parçası olarak kullanmanın da marka hakkı sahibi tarafından yasaklanabileceği açıkça düzenlenmiştir.
5. Sınai Mülkiyet Kanunu'nda dikkate alınan mehaz düzenlemelerden bir diğeri ise 16 Aralık 2015 tarihli ve 2015/2424 (AB) sayılı Marka Tüzüğü (2015/2424 sayılı Tüzük) olup anılan Tüzük'ün ilk kısmındaki 13 üncü paragrafa göre; bir şirketin tescilli bir marka ile aynı yahut benzer işareti ticaret unvanı olarak kullanması sırasında, bu işareti taşıyan mal veya hizmet ile aynı işareti taşıyan şirket arasında bağlantı kuracak bir şekilde kullanılmasının işareti taşıyan mal veya hizmetin ortaya çıktığı kaynak konusunda karıştırılmaya neden olabileceği, bu sebeple aynı yahut benzer işareti içeren ticaret unvanının, mal veya hizmetlerin ayırt edilmesi amacına yönelik olarak kullanılmasının da marka hakkının ihlâli kapsamında olduğu belirtilmiştir. Bunun yanında 2015/2424 sayılı Tüzük'ün 9/3-d maddesi gereğince; tescilli bir markadaki işaretin aynısının ilgili mal veya hizmetlerde ticaret unvanı ya da şirket unvanı olarak kullanmanın ya da ticaretin ya da şirket adının bir parçası olarak kullanmanın da marka hakkı sahibi tarafından yasaklanabileceği düzenlenmiştir. Benzer düzenlemeler dava tarihinden sonra yürürlüğe giren 14.06.2017 tarihli ve 2017/1001 (AB) sayılı Avrupa Birliği Marka Tüzüğü'nün (2017/1001 sayılı Tüzük) 13 üncü paragrafı ile 9/3-d maddesinde de yer almaktadır.
6. Bahsi geçen mehaz düzenlemelerde benimsenen ortak görüş; tescilli markadaki işaretin bir başka şirket tarafından unvan olarak kullanımının, mal veya hizmetlerin ayırt edilmesi amacına hizmet ettiği durumlarda yahut bunların ortaya çıktıkları kaynağın tespitinde karıştırılmaya neden olabileceği durumlarda marka hakkına tecavüz oluşturacağı, dolayısıyla bu kullanımların marka hakkı sahibi tarafından engellenebileceğidir. SMK'nın 7/3-e maddesinin düzenlenmesi sırasında ise esas alınan mehaz düzenlemelerdeki bu bakış açılarından yola çıkılarak, ticaret unvanının mal veya hizmetlerin ayırt edilmesi amacıyla kullanımı ve markasal kullanımı ile ilgili hususlara değinilmesi, uyuşmazlılığın çözümü için gerekli olmakla birlikte; anılan hususların ele alınması için öncelikle markanın sahip olduğu fonksiyonlarının tespit edilip bu fonksiyonların markaya sağladığı niteliklerin bir markayı ticaret unvanından hangi noktalarda farklıklaştırdığının belirlenmesi önem arz etmektedir.
7. Genel olarak bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini, diğer teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan her türlü işaret olarak tanımlanan markanın, uygulamada ve öğretide kabul görerek tasnif edilmiş olan işlevleri sayesinde diğer ayırt edici işaretler karşısında sahip olduğu farklılıklar belirlenebilecektir. Bu bağlamda marka işlevlerinden ilki kaynak gösterme fonksiyonu olup bu işlevden maksat; markanın kullanıldığı mal veya hizmetin kaynağını, kimden yahut hangi teşebbüsten geldiğini göstermesidir. Markayı taşıyan mal veya hizmet ile onun kaynağı olan teşebbüs/işletme arasındaki bağlantıyı tesis etme bakımından markanın kaynak gösterme işlevi önem arz eder (Çolak, s. 16).
8. Markanın diğer bir işlevi ise ayırt etme fonksiyonudur. Bu işleviyle bir marka, tescilli olup kullanıldığı mal veya hizmetleri diğer mal veya hizmetlerden ayırt etmeye yarar. Markanın ayırt etme fonksiyonu, gelinen aşama ve uyuşmazlığın kapsamı itibariyle markanın en önemli işlevi olup bu sayede markanın kullanıldığı mal veya hizmetler, diğer teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden uzaklaşarak ayırt edici niteliklerini marka sayesinde muhafaza ederler.
9. Markanın işlevlerinden üçüncüsü ise; reklam, yatırım ve iletişim fonksiyonudur. Bu fonksiyon sayesinde marka ile ilgili müşterileri arasındaki bağlantı tesis edilerek markanın kullanıcıları nezdindeki olumlu izlenim sayesinde bilinirliği ve piyasada yer edinme olanağı artar. Tanıtım ve reklam harcamalarının artışı markanın değerini artıracağından bu reklam ve yatırımların da belirli durumlarda korunması gerekir. Bu bağlamda markanın iletişim fonksiyonu da, reklam faaliyetleri sayesinde markayı taşıyan mal veya hizmetler ile kullanıcıları arasında kurulan bağ ile ilgili olup marka sahibinin reklam için yaptığı yatırım sayesinde marka, kullanıcıları arasında iletişim kurmak içinde kullanılmış olur (Çolak, s. 18).
10. Markanın garanti işlevi ise markaya duyulan güvenle alakalıdır. Bu kapsamda bir müşterinin satın aldığı mal veya hizmetten memnun kalması ile bu mal veya hizmetlerin üzerindeki markaya dair müşteri nezdinde bir güven tesis edilir. Bu güven, markayı taşıyan mal veya hizmetlerin kalitesi hakkında müşteriye verilen garanti sayesindedir. Dolayısıyla aynı markayı taşıyan ürünlerin niteliği ve kalitesinin belirli standartlarda olacağına dair müşterilere sunulan bu tür bir teminat, markanın garanti işlevi sayesindedir.
11. Markanın sahip olduğu bu işlevlerin markaya kattığı nitelikler sayesinde bir marka ile ticaret unvanı arasındaki farklılıklar ortaya konulabilmektedir. Bu anlamda hem marka hem de ticaret unvanı ayırt edici işaretlerdir. Öte yandan marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetleri diğer teşebbüslerinkilerden ayırt etmeye yarar iken ticaret unvanı ise onu kullanan taciri tanıtmaya, diğer tacirlerden ayırt etmeye yarar. Bu bağlamda markanın ayırt edici işlevi mal veya hizmetler üzerinde, ticaret unvanının ayırt edici işlevi ise onu kullanan tacirler üzerinde etkisini gösterir.
12. Marka ve ticaret unvanı arasındaki bu farklılıklara rağmen belirli durumlarda ticaret unvanının kullanımı, esasen markaya ait olan mal veya hizmetlerin ayırt edilmesi, markanın sahip olduğu kaynak gösterme veya diğer işlevlerin yerine getirilmesi amacına yönelik olabilir. Markasal kullanım olarak adlandırılabilecek olan bu gibi durumlarda önem arz eden husus; bu kullanım ile karşılaşan ortalama nitelikteki tüketicilerin algısı olup ilgili tüketici işaretin kullanımını bir mal veya hizmetin markası olarak algılaması durumunda ticaret unvanının bir marka gibi kullanıldığından söz edilebilecektir. Başka bir anlatımla ticaret unvanın markasal kullanımı; işareti taşıyan mal veya hizmetlerin diğer mal veya hizmetlerden ayırt edilmesini sağlama amacıyla kullanıldığına dair ilgili tüketiciler tarafından algılanabilecek şekilde kullanılmasıdır (Sabih Arkan, Marka Hakkına Tecavüz-İşaretin Markasal Olarak Kullanılması Zorunluluğu, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt 20, 2000, Sayı 3, s. 7). Ticaret unvanının markasal kullanımından söz edebilmek için işaretin sadece mal veya hizmetlerin üzerinde kullanımı zorunlu olmayıp ilanlarda, kataloglar ve ticari belgelerde kullanılması yanında mal veya hizmetlerle bağlantılı olarak marka gibi algılanacak şekilde kullanılması da yeterlidir.
13. Öte yandan ticaret unvanındaki işaretin mal veya hizmetlerin ayırt edilmesi amacına yönelik olmayıp diğer tacirin tanıtılması ile diğer tacirlerden ayırt edilme amacına yönelik olarak kullanılması "unvansal kullanım" olarak adlandırılır. Zira bu gibi durumlarda ticaret unvanının işlevlerine ve kanuni amacına uygun kullanılması söz konusu olup işaretin ilgili tüketici nezdinde, tacirin ticari hayatta kullandığı ismi olarak algılayıp bu isimde tacirin kökenine dair bir izlenim elde ediyorsa burada unvansal kullanımdan bahsedilebilir. Unvansal kullanım için ticaret unvanının sicilde tescil edildiği şekliyle kullanılması gerekmekte olup unvandaki asıl unsurun öne çıkarılarak kullanılması unvansal kullanıma uygun düşmez. Ayrıca ticaret unvanındaki işaretin mal veya hizmetler üzerinde, reklamlarda veya ilanlarda kullanımları durumunda da markasal etki ortaya çıkma ihtimali yüksek olabilecektir (Mehmet Emin Bilge, Marka ve Ticaret Unvanı Arasında İltibas, Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, 2015, Sayı 2015/2, s. 12).
14. Bu aşamada bir işaretin markasal yahut unvansal kullanıma dair ayrımın kullanıcılara sunulan hizmetlerde söz konusu olup olmadığının belirlenmesi gerekir. Bu anlamda hizmet sunumlarında tüketicinin tacirle daha yakın bir ilişki içerisine girmesi, hizmetlerin çoğunlukla bizzat tacirin işletmesi içerisinde sunulması, hizmetlerde markalanacak ürün olmayıp markanın işletme tabelası olarak kullanımı ve TTK'nın 39/2 nci maddesi gereğince ticaret unvanının işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı olarak asılma zorunluluğunun mevcudiyeti karşısında hizmet sektöründe markasal kullanım ile unvansal kullanım ayrımının daha zor olacağı açıktır. Ancak bu durum, anılan ayrımın hiç bir şekilde yapılamayacağı anlamına gelmediği gibi hizmetin farklı unvanla başkalarının markaları ve unvanları ile karıştırılmayacak şekilde sunulması da mümkündür. Bununla birlikte hizmet sunumunda kullanılan unvanın markasal etki doğurma ihtimali, malların ticaret unvanı ile sunulmalarına nazara daha yüksek olacaktır (Bilge, s. 13).
15. Markasal ve unvansal kullanıma ilişkin yukarıdaki bilgilerden hareketle hizmet sunan tacirler bakımından hizmet sunumu sırasında kullanılan ticaret unvanının marka işlevlerine yerine getirme durumları ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda bir markadaki esas unsurun ticaret unvanında aynen alınıp hizmet sunumu sırasında kullanımı sırasında ilgili müşteri kitlesi nezdinde unvan ve markanın fonksiyonlarının karıştırılması ihtimali artacaktır. Zira hizmet sunumu sırasında ticaret unvanı, yerine getirdiği fonksiyonlar itibariyle marka gibi algılanacak olup bu durum, marka hakkının ihlaline neden olacaktır. Ayrıca hizmet sektöründe ticaret unvanı kullanımı sırasında markanın işlevlerinin zarar görme ihtimali daha yüksek olacağından bu tür kullanımlar da marka hakkına tecavüz kapsamı içerisinde yer alacaktır.
16. Önemle belirtilmelidir ki; bu gibi durumlarda ticaret unvanının asıl unsurunun öne çıkarılmadan kullanımında dahi marka fonksiyonlarının zarara görme durumu ortaya çıkabilir. Başka bir anlatımla; ticaret unvanının, asıl unsuru bir marka gibi öne çıkarılmaksızın tescil edildiği şekliyle hizmet sektöründe kullanımında dahi aynı işareti taşıyan önceden tescilli markanın işlevlerine zarar verme ihtimali ortaya çıkabilir. Zira böyle durumlarda ticaret unvanının tescil edildiği şekilde kullanımı, sunulan hizmetin diğer hizmetlerden ayırt edilmesini sağlayan bir etkiye sahip olabilecektir. Dolayısıyla ticaret unvanındaki asıl unsurun öne çıkarılıp hizmetlerin sunulduğu araç ve gereçler üzerinde marka gibi kullanımı söz konusu olmasa dahi, bir marka işlevini yerine getirme durumu sebebiyle marka hakkına tecavüz söz konusu olacağından bu kullanım marka hakkı sahibi tarafından SMK'nın 7 ve 29 uncu maddeleri kapsamında engellenebilecektir.
17. Bununla birlikte anılan hususta SMK'nın 7 ve 29 uncu maddelerinde markasal kullanımdan bahsedilmemiştir. SMK'nın 7/3-e maddesinde bahsi geçen husus; markadaki işaretin, ticaret alanında ticaret unvanı ya da işletme adı olarak kullanılmasından ibaret olup aynı Kanun'un 29/1-a maddesi gereğince bu kullanım, marka hakkına tecavüz sayılmaktadır. Esasen 556 sayılı KHK döneminde bir marka ile aynı işareti içeren bir ticaret unvanının unvansal kullanımı marka hakkına tecavüz olarak görülmemekte, ancak unvanın markasal bir şekilde kullanılması hâlinde marka hakkına tecavüzden söz edilebileceği kabul edilmekteydi. Dolayısıyla 556 sayılı KHK döneminde ticaret unvanında unvansal kullanım ve markasal kullanım hususlar önem arz etmekle, bu kapsamda yapılacak belirlemelere göre ticaret unvanın marka hakkına tecavüz oluşturup oluşturmadığı anlaşılabilmekteydi. Ancak SMK'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte bu hususta markasal kullanımdan ziyade işaretin "ticaret alanında ticaret unvanı olarak kullanılması" sırasında marka hakkına tecavüzün söz konusu olacağı ifade edilmiştir. Bu kapsamda hükmün yorumlanması sırasında önem arz eden husus, unvanın unvansal yahut markasal kullanımından ziyade "ticaret alanında ticaret unvanı olarak kullanılması" ibaresinden ne anlaşılması gerektiğidir.
18. Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında ticaret unvanının "ticaret alanında" kullanımından maksat; unvanın ekonomik kazanç elde etmek amacıyla ticari alanda kullanımı olup kazanç elde amacıyla kullanım dışındaki özel bir şekil ve sebep için ticaret unvanının kullanımı bu kapsama girmemektedir. Bir marka ile aynı ibareyi içeren ticaret unvanının marka hakkına tecavüz teşkil etmesi için SMK'nın 7/2-a maddesi gereğince markanın tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerin ekonomik kazanç elde etme amacına yönelik olarak ticari alanda kullanılması gerekir. Buradan hareketle unvanın ticaret alanında kullanımı, unvanın markasal kullanımını da içine alan ancak ondan daha geniş kapsamlı bir kullanım şeklidir. Bu anlamda ticaret unvanının markasal kullanımı yanında markanın sahip olduğu işlevlere zarar verme anlamında tehlike oluşturan kullanımlar da, markasal kullanım şeklini almamış olsa dahi, SMK'nın 29/1-a maddesi yollamasıyla aynı Kanun 7/3-e maddesi gereğince marka hakkına tecavüz teşkil edebilir. Dolayısıyla bir markadaki aynı işareti içeren ticaret unvanının kullanımının marka hakkına tecavüz oluşturması, unvanın sadece markasal kullanımına bağlı değildir. Bu anlamda mehaz düzenlemelerde yer alan; ticaret unvanının kullanımının mal veya hizmetlerin ayrıt edilmesi amacına hizmet ettiği durumların sadece markasal kullanıma özgü olmayıp ticaret alanındaki diğer kullanımlar sırasında da böyle bir etkinin ortaya çıkması mümkündür. Özellikle ticari alandaki hizmet sunumlarının ticaret unvanı adı altında yapılması durumunda, markasal bir kullanım niteliğinde olmasa dahi bu kullanımların yukarıda açıklanan nitelikleri itibariyle sunulan hizmetin kökenini gösterme yahut diğer teşebbüslerin hizmetlerinden ayırt edilmesi işlevini haiz olabileceğinden bu tür bir kullanım, aynı ibareyi içeren ve aynı sınıflarda unvandan daha önce tescilli marka hakkına tecavüz niteliğinde olacaktır.
19. Yapılan açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde; davacılar tarafından kullanılan markaların esas unsurunun "MESA" ibaresinden oluştuğu, aynı ibarenin ticaret unvanlarında da yer aldığı, davalının ticaret unvanın asıl unsurunun da "MESA" ibaresinden ibaret olduğu, bu anlamda davacılara ait markalardaki ibarelerin aynısının davalının ticaret unvanında kullanıldığı, unvandaki diğer unsurların ayırt edici nitelikte olmadığı, davalının faaliyet alanı olan hizmet sektörü ile davacıların markaları kapsamlarındaki hizmet sınıflarının benzer olduğu anlaşılmaktadır.
20. Davacılara ait markalardaki esas unsur olan "MESA" ibaresinin davalının ticaret unvanında kullanıldığı ve davalının faaliyet gösterdiği hizmet sektörünün davacıların markalarının kapsamındaki hizmet sınıfları ile benzer olduğu açıktır. Bunun sonucu olarak; davacılara ait marka ile davalıya ait ticaret unvanı arasında, sunulan hizmetin kaynağı hakkında karışıklık söz konusu olabileceği gibi sunulan hizmetin diğerlerinden ayırt edilmesi işlevini haiz olma ihtimalinin bulunması nedeniyle davalıya ait ticaret unvanının, hizmet sunumu sırasında marka gibi algılanma ihtimali yanında davacılara ait tescilli markaların işlevlerine zarar verme ihtimalleri bulunmaktadır. Zira hizmet sınıflarında kullanılan markalarda, marka işaretinin konulabileceği somut bir ürün bulunmadığından bu işaretin hizmetin sunulduğu bina, araç, gereç, basılı evraklar vb. tanıtma vasıtalarıyla kullanımı mümkündür. Bu sebeple mal sınıflarında tescilli markaların aynı malı üreten bir tacirin ticaret unvanına karşı korunmaları ile hizmet sınıfında tescilli bir markanın aynı hizmeti sunan bir tacirin ticaret unvanına karşı korunması aynı özellikleri taşımayacaktır.
21. Bu kapsamda her ne kadar Özel Dairece, SMK'nın 7/3-e maddesinde yer alan işaretin ticaret alanında kullanılmasından markasal kullanımın kastedildiği, bu kapsamda SMK'nın 29/1-a maddesinin yaptığı yollama ile aynı Kanun'un 7/3-e maddesi anlamında marka hakkına tecavüzün söz konusu olabilmesi için davalı tarafça unvanın markasal kullanımının zorunlu olduğu belirtilmiş ise de; hizmet sektöründe faaliyet gösteren davalının, davacıların markalarındaki işaretin aynısını taşıyan ticaret unvanını hizmetin sunumu sırasında işletmesinin tabelası, fiyat listesi, kataloglar, reklam afişleri, ilanlar, servis arabaları, iş makineleri ve personel kıyafetleri gibi gereçler üzerinde kullanması durumunda, tescil edildiği şekilde kullansa dahi davacılara ait markaların işlevlerinin zarar görme ihtimallerinin bulunduğu, davalının sunacağı bu hizmetlerin davacıların markaları kapsamında yapılan hizmetler olarak algılanabileceği açıktır. Ayrıca SMK'nın 29/1-a yollamasıyla aynı Kanun'un 7/3-e maddesi kapsamında marka hakkına tecavüzün söz konusu olabilmesi için hem Kanun'un açık ifadesinden hem de mehaz düzenlemelerden çıkarılan sonuçlardan hareketle ticaret unvanının markasal kullanımı zorunlu değildir. Bu bağlamda markasal kullanımın yanında, tecavüz iddiasının söz konusu olduğu markaların işlevlerinin zarar görme ihtimallerinin mevcudiyeti durumunda da marka hakkına tecavüzden söz edilebilir.
22. Bu itibarla davacılara ait markalardaki esas unsur olan "MESA" ibaresinin, markaların tescilli olduğu hizmetlerdeki faaliyetler sırasında davalının ticaret unvanında aynen kullanımı, SMK'nın 29/1-a maddesi yollamasıyla aynı Kanun'un 7/3-e maddesi gereğince davacıların marka haklarına tecavüz teşkil etmekte olup davalının bu eylemi, davacılar tarafından marka haklarına dayalı olarak yasaklanabilir.
23. Hukuk Genel Kurulundaki görüşmeler sırasında; SMK'nın 7/3-e maddesi kapsamında ticaret unvanın kullanımının marka hakkına tecavüz oluşturabilmesi için unvanın markasal kullanımının zorunlu olduğu, zira SMK'nın 7/2 nci maddesindeki kullanımların tamamının markasal nitelikte olduğu, madde gerekçesinde değinilen mehaz düzenlemelerde de bu hususa işaret edildiği, bu bağlamda işaretin kullanıldığı mal veya hizmetler arasında bir ayrımın yapılmadığı, dolayısıyla unvansal kullanım markasal kullanım niteliğinde olmadığından marka hakkına tecavüz oluşturmadığı, bu sebeple davalının, davacıların markasındaki ibareyi unvan olarak hizmet sınıflarında kullanımının marka hakkına tecavüz oluşturmadığından direnme kararının Özel Daire kararındaki gerekçeyle bozulması gerektiği ileri sürülmüş ise bu görüş, Kurul çoğunluğunca benimsenmemiştir.
24. Hâl böyle olunca; davacılara ait markalardaki esas unsur olan "MESA" ibaresinin, davalının ticaret unvanının ek ve asıl unsuru olarak faaliyette olduğu hizmet sektöründe kullanımının, SMK'nın 29/1-a maddesi yollamasıyla aynı Kanun'un 7/3-e maddesi gereğince davacılara ait marka hakkına tecavüz niteliğinde olduğuna dair Bölge Adliye Mahkemesince verilen direnme kararı yerindedir.
25. Ne var ki Özel Dairece bozma nedenine göre diğer yönlerden inceleme yapılmadığından diğer temyiz itirazlarının incelenmesi için dosya Özel Daireye gönderilmelidir.
VII. KARAR
Açıklanan sebeplerle;
Direnme uygun bulunduğundan davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının incelenmesi için dosyanın YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMESİNE,
08.02.2023 tarihinde oy çokluğuyla kesin olarak karar verildi.
"K A R Ş I O Y"
Yargıtay özel Dairesi ile bölge adliye mahkemesi (BAM) hukuk dairesi (HD) arasındaki uyuşmazlık, Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) madde (md.) 7/3-e hükmünde yer verilen “ticaret alanında kullanılması” ibaresi ile anlatılmak istenenin ne olduğu ve dolayısıyla önceden tescil edilmiş bir markanın bir başkası tarafından izinsiz olarak salt ticaret unvanında kullanılmasının marka hakkına tecavüz oluşturup oluşturmayacağı, markaya tecavüzden söz edebilmek için ticaret unvanının markasal kullanımının gerekip gerekmediği ile hükmün uygulamasında mal ve hizmet markası ayrımı yapılıp yapılamayacağı hususlarındadır. Diğer bir ifade ile uyuşmazlık, SMK md. 7/3-e hükmünün kapsamının ne olduğu yönünde toplanmaktadır.
Bilindiği üzere, fikri mülkiyet hukuku kapsamında olan sınai mülkiyet hakları; patent, faydalı model ve tasarım gibi fikri haklar ile marka, coğrafi işaret, ticaret unvanı, işletme adı ve alan adı gibi ayırt edici ad ve işaretlerdir. Asıl olan ayırt edici ad ve işaretlerin kendi fonksiyonlarını yerine getirmek amacıyla ticarette kullanılmalarıdır. Diğer bir ifade ile bu ad ve işaretlerin ticarette kullanılmasından anlaşılması gereken kendi fonksiyonlarını yerine getirecek şekilde kullanılmasıdır. Kendi fonksiyonlarının dışına taşacak şekilde ticarette kullanılmaları, diğerinin alanına müdahale olur. Bu bağlamda belirtmek gerekirse, marka bir teşebbüsün mal ve/veya hizmetlerini başka teşebbüslerin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaret olup köken gösterme, garanti, kalite ve reklam fonksiyonları bulunmaktadır. O nedenle bir işaret bu fonksiyonları yerine getirmek amacıyla kullanılıyorsa, böyle bir kullanım markasal kullanım sayılmaktadır. Ticaret unvanı ise bir taciri diğer tacirlerden ayıran ad olup Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nda belirtilen kapsam ve şekilde ticarette kullanılması gerekmektedir. Söz konusu şeklin ve kapsamın dışına çıkarılarak ticaret unvanının mal ve/veya hizmetleri ayırt edecek şekilde kullanılması unvan kullanımı değil markasal kullanım olur ve marka anlamında ticarette kullanılma sayılır.
Marka tescilinden doğan hakların kapsamı ve istisnaları SMK md. 7 hükmü ile düzenlenmiş olup bu maddenin üçüncü fıkra (f)’sı: Aşağıda belirtilen durumlar, işaretin ticaret alanında kullanılması hâlinde, yasaklanabilir. Hükmünü havi olup bu fıkrada sayılan durumlardan biri, “e” bendi ile düzenlenen “işaretin ticaret unvanı ya da işletme adı olarak kullanılması hâlidir. Maddenin ikinci fıkrası ise, marka tescilinden doğan hakların münhasıran marka sahibine ait olduğu hususu ile izinsiz olarak yapılması hâlinde marka sahibinin önlenmesini talep edebileceği fiilleri “a”, “b” ve “c” bentleri ile düzenlenmiştir.
SMK md. 7/3’de, “işaretin ticaret alanında kullanılması” ibaresinin sadece ticaret unvanının markasal kullanılmasını mı yoksa markasal kullanma ile birlikte salt ticaret unvanı ya da işletme adı olarak kullanılmasını da kapsayıp kapsamadığı açık olarak belirtilmemiştir. O nedenle ilk bakışta bu ibarenin işaretin salt ticaret unvanı ya da işletme adı olarak kullanılması anlamına da gelebileceği gibi görünse de, hem anılan ibareden önce kullanılan “aşağıda belirtilen durumlar” ibaresi hem de virgülden sonra kullanılan “ikinci fıkra hükmü uyarınca yasaklanabilir” şeklindeki cümle parçacığı “işaretin ticarette kullanılması” kavramının anlamının ticaret unvanı ya da işletme adı olarak kullanımları da kapsayacak şekilde geniş olmadığı işaretini vermektedir. Zira maddenin ikinci fıkrasında önlenilmesi talep edilebilecek hâllerin hepsi markasal kullanımdır. Bununla birlikte yine de hükümle kastedilenin ne olduğunu saptamak için hükmün gerekçesiyle birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.
Madde gerekçesinin ikinci paragrafında, maddenin 2015/2436 sayılı Avrupa Birliği (AB) Marka Tüzüğünün 9 uncu maddesi ve Alman Kanununun 14 üncü maddesi dikkate alınarak, mezkur hükümlerle, yani AB mevzuatıyla uyum sağlamak amacıyla düzenlendiği belirtilmiştir. Belirtmek gerekirse SMK md. 7 hükmünün kabul edilmesinde temel amaç, AB mevzuatı ve uygulamasıyla uyum sağlayarak Ülkemizin AB üyesi olması yolundaki hareketine ivme kazandırmaktır. Madde gerekçesinden anlaşıldığına göre SMK md. 7 hükmünün mehazı AB Marka Direktifinin 10 uncu maddesi ile sonradan çıkarılan 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğünün 9 uncu maddesidir. Bu iki mehaz hükümde de markaya tecavüzün söz konusu olabilmesi için ticaret unvanının ya da işletme adının markasal olarak kullanılması gerektiği belirtilmemiştir. Ancak bu hükümlerin her ikisinin de gerekçesinde, bir ticaret unvanı veya benzeri işaretin mal ve/veya hizmetleri ayırt etmek amacıyla kullanıldığı sürece marka ihlali oluşturacağı açıkça ve anlaşılır bir biçimde ifade edilmiştir (bkz. 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi paragraf (par) 19 ve 2017/2001 sayılı AB Marka Tüzüğü par. 13). Diğer bir ifade ile belirtmek gerekirse, bir ticaret unvanı ya da işletme adının kendi işlevlerine uygun kullanımları değil ancak markasal kullanılmaları markaya tecavüz oluşturabileceği anılan gerekçelerde mal veya hizmet markası ayrımı yapılmadan açık bir şekilde belirtilmiştir. Diğer taraftan, ticaret unvanın kullanımının markaya tecavüz oluşturmasıyla ilgili Fransa’da görülen bir davada uygulanması gereken 2015/2436 sayılı Direktifinin ilgili 10 uncu maddesinin aynen alındığı ve önceki 89/104 ayılı Direktifin ilgili hükmünün anlamı yönünden Fransa Devleti tarafından görüş sorulması üzerine, Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) önceki markayla aynı olan bir şirket adının, ticaret unvanının veya mağaza adının markasal kullanımının önlenmesi için marka sahibinin yetkili olduğunu ve ticaret unvanının veya işletme adının bir işletme veya şirketi belirlemekle (tanıtmak) sınırlı olarak kullanılması hâlinde, böyle bir kullanımın mal veya hizmetleri ayırt etmekle ilgili kullanım olmaması nedeniyle markasal kullanım olarak değerlendirilemeyeceği ve dolayısıyla markaya tecavüz oluşturmayacağı açıkça vurgulanmıştır (bkz. ABAD C-17/06, Celine SARL v. Celine SA, 11.2007, par. 21-22 ve 36). Hemen belirtmeliyim ki, önceki markayla aynı olan bir ticaret unvanının ne şekilde kullanılmasının markaya tecavüz oluşması yönünden mal markaları ile hizmet markaları arasında AB mevzuatında ve uygulamasında bir ayrıma gidilmemiştir.
Nitekim AB hukuku ile karşılaştırmalı fikri mülkiyet hukuku alanında çalışan yazarlarda, SMK md. 7 hükmünün gerekçesi, hükmün mehazı olan AB Marka Direktifi ve Marka Tüzüğünün ilgili maddeleri ile gerekçeleri ve de ABAD’nın ilgili hükme ilişkin yorum kararından hareketle ticaret unvanı kullanımı suretiyle bir markanın ihlal edilebilmesi için, söz konusu ticaret unvanın mal ve/veya hizmetlerin ayırt edilmesi amacıyla kullanılmasının gerekmekte olduğunu, salt unvansal kullanımın marka ihlali oluşturmayacağını belirtmektedirler (bkz. Hamdi YASAMAN/Zeynep YASAMAN, Yasaman Sınai Mülkiyet Kanunu Şerhi, Cilt II, Seçkin, Ankara 2021, s. 1750-1751; Uğur ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, 4. Bası, Onikilevha, İstanbul 2018, s. 447 ve Genişletilmiş 5. Bası, İstanbul 2023, s. 749 ve 750). ABAD’ın içtihatlarında belirtildiği üzere, bir işaret (ticaret unvanı ve işletme adı gibi) ticaret alanında kullanılsa bile, markaya tecavüz teşkil etmesi ancak mal ve/veya hizmetler ile ilgili kullanılması ve bunları belli bir ticari kaynak ile ilişkilendirmesi hâlinde mümkündür. Diğer bir ifade ile ticaret unvanı, işletme adı ve mağaza adı gibi işaretlerin mal ve/veya hizmetleri ayırt etmek amacıyla, yani markasal, kullanılmaları ancak markaya tecavüz oluşturabilecektir. Söz konusu işaretlerden ticaret unvanının taciri tanıtmak için, işletme adının işletmeyi tanıtmak için ve mağaza adının da mağazayı tanıtmak için ticarette kullanılmaları ise markaya tecavüz oluşturmayacaktır. Bunun nedeni, mal veya hizmetler ile ilgili olmayan (markasal olmayan) kullanımların markanın fonksiyonlarına zarar vermemesidir (YASAMAN/YASAMAN, s. 1752).
Ticaret unvanının veya işletme adının tescilli oldukları şeklin değiştirilerek, kısaltılarak, farklı renklerle veya eklerle ticaret alanında mal veya hizmetlerde kullanılması markasal kullanım niteliğinde olup markanın fonksiyonlarına zarar vereceğinden markaya tecavüz oluşturacaktır. Başka bir ifade ile ticaret unvanının veya işletme adının amacını aşar şekilde kullanılmaları hâlinde markasal kullanım söz konusu olacak ve tescilli markanın ihlali gündeme gelebilecektir. Markasal olarak kullanılan ticaret unvanı veya işletme adının, tescilli markaya tecavüz teşkil edebilmesi için SMK md. 7/2’deki şartlarında gerçekleşmiş olması gerekmektedir (Yargıtay 11. HD, Tarih (T) 03.10.2019, Sayı (S) 2018-3635/6186). Bir işaretin ticaret alanında kullanılmasının markaya tecavüz oluşturması için markasal kullanılması gerekmekte olup daha önce başkaları adına tescilli bir markanın bir başkası tarafından ticaret unvanı olarak tescil ettirilip taciri tanıtmak için kullanılması ise marka hakkına tecavüz olarak nitelendirilemez (Yargıtay 11. HD, T. 16.11.2020, S. 2019-5399/5084; aynı yönde bkz. T. 18.04.2018, S. 2016-10347/2860 ve T. 06.01.2020, S. 2019-1878/29).
Hukuk Genel Kurulunun (HGK) da aynı yönde kararı vardır. Şöyle ki, bir işletme adının sadece işletme adı olarak kullanılmasının bile markasal kullanım olduğu gerekçesiyle ilk derece mahkemesince verilen direnme kararı, Hukuk Genel Kurulunca yeme içme sınıfında tescilli bir markanın başkası tarafından yeme içme ile ilgili hizmet verilen işyerinde/restoranda sadece işletme adı olarak kullanılmasının hukuka aykırı olmadığını belirtilerek direnme kararı bozulmuştur. HGK’nın bu kararında belirtildiğine göre, davacıya ait marka olan işaretin davalı tarafından sadece işletme adı olarak kullanılması markaya tecavüz oluşturmamakla birlikte, davalının işletme adını farklı bir şekilde işletmenin/restoranın girişlerinde, menü kitapçıkları ile peçete ve ıslak mendillerinde, yani iş evraklarında kullanması markasal kullanım olup davacının markasına tecavüz oluşturmaktadır (bkz. Yargıtay HGK’nın 27.06.2018 gün ve 2017/11-107/1260 sayılı Kararı). Hemen belirtmeliyim ki somut olayda davacı markası yeme içme sınıfında tescilli hizmet markası, davalı tarafından yeme içme hizmeti veren işletmenin adı olarak kullanılmaktadır.
Bu durumda, daha önce tescil edilmiş olan başkasına ait bir markadan tamamen veya kısmen oluşturulan ticaret unvanı, işletme adı, mağaza adı ve alan adının mal veya hizmetleri bir birinden ayırmak amacıyla değil de yalnız kendi fonksiyonlarını ifa etmek için ticarette kullanılmaları markaya tecavüz oluşturmayacağından, böyle kullanım hukuka uygun kabul edilmek durumundadır. Böyle işaretlerin markaya tecavüz oluşturmaları ticaret alanında markasal kullanılmalarına bağlıdır. Zira SMK md. 7/2-e hükmünü yorumlarken mehaz AB mevzuatı hükümleri ile ABAD kararlarının göz önünde bulundurulması AB mevzuatına uyum sağlamanın gereğidir. Nitekim HGK’nın yukarıda belirtilen kararı da bu yöndedir.
Hâl böyle olunca, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. HD’nce özet olarak SMK md. 29/1-a ve md. 7/3-e hükümleri uyarınca davacılar adına tescilli markanın aynısının veya benzerinin marka sahibinin izni alınmadan ticaret unvanı olarak tescil ettirilmesinin ve salt ticaret unvanı olarak kullanılmasının dahi marka hakkına tecavüz oluşturacağı, markaya tecavüz oluşması içi ticaret unvanının markasal kullanımına gerek bulunmadığı gerekçesiyle, mal ve hizmet markaları yönünden de ayrım yapılmak suretiyle, SMK md. 7/1-e hükmüne, bu hükmün mehazı olan AB Marka Direktifi ve Marka Tüzüğünün hükümleri ile gerekçelerine, ABAD kararlarına ve yukarıda belirtilen HGK kararı ve bu karardaki saptamalara ve de marka hukukunun ilke ve prensiplerine uygun Yargıtay 11. HD’nin bozma kararına direnilmesi, mehaz ile uyum sağlamak amacıyla SMK md. 7 hükmü ile benimsenen ilkeye uygun olmadığı kanaatinde olduğumdan direnmenin doğru olmadığını düşünmekteyim.
Sonuç olarak, direnme kararının BOZULMASI gerektiği görüşünde olduğumdan, SMK md. 7/1-e hükmünün kabul edilmesinin amacı, mehaz AB mevzuatı, ABAD kararları ve nihayet HGK’nın 27.06.2018 tarihli kararı ve bu kararla ortaya konulan saptamalar ve ilkeler dikkate alınmayıp direnme kararının ONANMASI yönündeki sayın çoğunluğun görüşüne katılmamaktayım.
Üye
Dr. Orhan Sekmen
