İLTİBAS AÇISINDAN MÜŞTERİ KİTLESİ, DAĞITIM KANALLARI, TÜKETİCİLERCE KARŞILAŞILAN MECRALAR DA GÖZ ÖNÜNE ALINMALIDIR.
T.C.
YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu
ESAS NO : 2017/11-18
KARAR NO : 2021/532
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
Y A R G I T A Y İ L A M I
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : İstanbul (Kapatılan) 3. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 12/11/2015
NUMARASI : 2015/205 - 2015/215
DAVACI : B. AG vekili Av. M.G.
DAVALI : Ş. Fırça Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. vekili Av. N.K.B.
1. Taraflar arasındaki “marka hükümsüzlüğü” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, İstanbul 3. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince verilen davanın kabulüne ilişkin karar davalı vekilinin temyizi üzerine önce onanmış, davalı vekilinin karar düzeltme istemi üzerine Yargıtay 11. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir.
2. Direnme kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:
I. YARGILAMA SÜRECİ
Davacı İstemi:
4. Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin ülkemizde 1960 yılından bu yana özellikle “NIVEA” ve “8x4” ibareli tanınmış markalarıyla faaliyet gösterdiğini, “Nivea+Şekil” markasının müvekkili adına Türk Patent Marka Kurumu nezdinde birçok farklı şekilde marka olarak tescilli olup tanınmış marka statüsünde olduğunu, davalının müvekkiline ait yukarıda anılan marka ile iltibas oluşturacak düzeyde benzer olan 2010/16.53 sayılı “NİVA+Şekil” ibareli markasının bulunduğunu, aynı markayla ürünlerinin satışını yaptığını, davalıya müvekkiline ait markalarla iltibas ve tecavüz oluşturan kullanımlarının engellenmesi için gönderilen ihtarnamenin sonuçsuz kaldığını, markaların karıştırılmaya neden olacak düzeyde benzer olduğunu, ilgili tüketici nezdinde aralarında bağlantı bulunduğuna dair izlenim oluşturma ihtimalinin bulunduğunu, markaların benzer mallarda tescilli olduğunu, davalının kullanımlarının da müvekkilinin markalarına ve markalardaki renk kompozisyonuna yakınlaştığını, bu durumun marka hakkına tecavüz teşkil ettiğini, tanınmışlıktan haksız yararlanma amacının bulunduğunu, tescilin kötü niyetli olduğunu, davalı markasının müvekkili markaları ile aynı alanlarda sunulan ürünlerde kullanıldığını ileri sürerek davalıya ait 2010/16.53 sayılı “NİVA+Şekil” ibareli markanın 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (556 sayılı KHK) 44. maddesi uyarınca hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı Cevabı:
5. Davalı vekili cevap dilekçesinde; müvekkilinin 1995 yılından itibaren kuaför malzemeleri alanında faaliyet gösterdiğini, 2005 yılından itibaren de “NİVA” markasını kullandığını, anılan ibarenin 17.01.2005 tarihinde 21. sınıfta tescil edildiğini ancak marka vekilinin hatası nedeniyle markanın “aiva” olarak yazıldığını, marka görselindeki ibarenin ise “NİVA” olduğunu, dava konusu markanın da aynı ibare ve farklı bir tasarım ile aynı sınıfta tescil edildiğini, müvekkilinin tescilli markadan doğan hakkını tescilli şekliyle ayırt edici niteliğini değiştirmeksizin kullandığını, marka hakkına tecavüzün söz konusu olmadığını, markalar arasındaki farklılık sebebiyle karıştırılma ihtimalinin bulunmadığını, marka hükümsüzlük koşullarının oluşmadığını, markaların farklı sınıflarda tescilli olduğunu, ayrıca müvekkilinin kullanım şeklinin dava konusu olmadığını, 556 sayılı KHK’nın 8/4. maddesi şartlarının oluşmadığını, tescilin kötü niyetli olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkeme Kararı:
6. İstanbul 3. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesinin 17.04.2014 tarihli ve 2013/23 E. 2014/93 K. sayılı kararı ile; davacının “Nivea” ibareli markasının tanınmış marka niteliğinde olduğu, davacının bu ibareyi taşıyan tescillerinin sadece ibare şeklinde olduğu gibi zeminde mavi fon üzeri beyaz renkteki harflerle yazılmak suretiyle oluşturduğu, davacı markalarının esas unsuru “Nivea” ibaresi olup davalının “NİVA” ibareli markasında davacı markasından sadece “e” harfinin eksik olduğu, davalı markasını taşıyan ürünlerin alımı sırasında bir harf eksikliğinin fark edilmemesinin mümkün olmasının yanında, fark edilse dahi davalı markasının davacı markası ile bağlantılı olduğunun düşünülebileceği, tüketicilerce karıştırılma ihtimalinin bulunduğundan markalar arasında iltibasın mevcut olduğu, davacı markalarının tanınmışlığının, davalı markasından daha öncesinde mevcut olması nedeniyle marka başvurusunun iyi niyetli olmadığı, davalının “aiva” ibareli 2005/1.78 sayılı aynı sınıfta tescilli markası mevcut ise de “Aiva” ibaresi ile “Niva” ibaresinin örtüşmediğinden anılan markalar arası değerlendirmeye gerek olmadığı, davalı markasının 556 sayılı KHK’nın 42/1-b, 8/1-b ve 8/4. maddeleri gereğince hükümsüzlüğünün gerektiği gerekçesiyle davanın kabulüne, davalı adına tescilli 2010/16.53 sayılı ve “NİVA” ibareli markanın hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.
Özel Daire Bozma Kararı:
7. Mahkemenin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı vekili temyiz isteminde bulunmuş, Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 17.11.2014 tarihli ve 2014/10853 E., 2014/17701 K. sayılı kararı ile kararın onanmasına karar verilmiş, bunun üzerine davalı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
8. Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 18.06.2015 tarihli ve 2015/1633 E., 2015/8463 K. sayılı kararı ile; “… 1- Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin HUMK’nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen ve aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair karar düzeltme istemlerinin reddine karar vermek gerekmiştir.
2- Ancak, dava konusu 2010/16.53 sayılı marka 21. sınıfta yer alan emtia için tescillidir. Davacı adına tescilli ve tanınmış “NIVEA” esas unsurlu markalar ise 1, 3. ve 5. sınıflarda tescilli bulunmaktadır. Mahkemece, görüşüne başvurulan bilirkişi heyeti tarafından davacı markalarının tanınmışlığının yüksek düzeyde olduğundan bahisle başkaca bir inceleme gerektirmeksizin bu markaların, farklı sınıflardaki tescili de engelleyeceği ifade edilmiş ise de, davacı markasının tanınmışlığı olgusuna dayalı olarak farklı sınıflarda marka tesciline engel olunabilmesi için 556 sayılı KHK'nın 8/4 maddesinde belirtilen markanın tanınmışlığından haksız bir yararın sağlanması, markanın itibarına zarar verilmesi, markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi koşullarının da her somut uyuşmazlık bakımından ayrı ayrı tartışılıp değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan yukarıda açıklanan değerlendirmeyi içermeyen bilirkişi raporundaki soyut tanınmışlık tanımına dayalı olarak eksik inceleme sonucu mahkemece farklı sınıfta tescilli olan davalı markasının hükümsüzlüğüne karar verilmesi doğru görülmediğinden davalı vekilinin bu yöne ilişen karar düzeltme isteminin kabulüyle, Dairemizin 17.11.2014 tarih ve 2014/10853 E., 2014/17701 K. sayılı onama kararının kaldırılarak, yerel mahkeme kararının anılan nedenle davalı yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir..” gerekçesi ile karar bozulmuştur.
Direnme Kararı:
9. İstanbul 3. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesinin 12.11.2015 tarihli ve 2015/205 E., 2015/215 K. sayılı kararı ile; önceki gerekçelere ek olarak, davacının “Nivea” esas unsurlu markasının 1, 3, 5, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 35, 38, 41, 43 ve 44. sınıflarda davalının hükümsüzlüğü istenilen marka tescil başvurusundan önce tescilli ve tanınmış marka olduğu, davalı markasının emtia listesinde kozmetik ürünü olarak adlandırılacak parfüm ve makyaj konularındaki mallar ile kişisel bakım ürünü niteliğindeki bir kısım malların bulunduğu, dava konusu markanın davalı tarafından, yüksek düzeyde seçenek imkanı varken, davacı yanın oluşturduğu ülkemizde ve dünyada da uzun yıllardır tanınmış markasının ibaresindeki tek “e” harfini kaldırıp “Niva” ibaresiyle tescilinin kötü niyetli olduğu, anılan tescilin davacının markasının itibarına zarar verebileceği, tanınmışlıktan haksız yarar sağlama amacının bulunduğu, bu hususun bilirkişi raporunda da değerlendirildiği, davacının tanınmış nitelikli markası ile sınıfları aynı olmasa dahi kısmen de olsa kozmetik nitelikli ve kişisel bakım ürünü niteliğinde olan birçok ürün bakımından tescilin yapıldığı, ayrıca kişisel bakım niteliği taşımayan ürünler yönünden dahi davacının tanınmış markasındaki “Nivea” ibaresinin itibarından yararlanmak düşüncesiyle söz konusu markayı tescil ettirdiği gerekçesiyle direnme kararı verilmiştir.
Direnme Kararının Temyizi:
10. Direnme kararı süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
II. UYUŞMAZLIK
11. Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; dava konusu marka tescillinin davacıya ait markanın tanınmışlığından haksız yararlanma amacı taşıyıp anılan markanın itibarına ve ayırt edici karakterine zarar verip vermeyeceği ve buradan varılacak sonuca göre farklı sınıflarda tescilli davalı markasının 556 sayılı KHK’nın 8/4. maddesi anlamında hükümsüzlük şartlarının oluşup oluşmadığı noktasında toplanmaktadır.
III. GEREKÇE
12. Uyuşmazlığın çözümü için öncelikle konuya ilişkin yasal düzenlemeler ile hukuki kavram ve kurumların ortaya konulmasında yarar vardır.
13. Hemen belirtmek gerekir ki, tescilli bir markanın, ait olduğu mal ve hizmetler bakımından sağladığı korumanın kapsamı ve sınırları 10.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu (SMK) ile düzenlenmiştir. Ancak somut olayda uyuşmazlığın çözümü için dava tarihinde yürürlükte bulunan 556 sayılı KHK’nın uygulanması gerekmektedir.
14. Marka üzerindeki hak, mutlak bir hak olup, sahibine markanın başkası tarafından kullanılmasını yasaklamak da dahil inhisarı hak ve yetkiler ile maddi menfaatler ve sınırlı manevi haklar sağlar (Tekinalp, Ü.: Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul 2012, s. 381). Marka koruması hem dava tarihinde yürürlükte bulunan ve somut olaya uygulanması gereken 556 sayılı KHK hem de 10.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı SMK gereğince tescil yoluyla elde edilir. Bu husus 556 sayılı KHK’nın 6. maddesinde “Bu Kanun Hükmünde Kararname ile sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir.” şeklinde belirtilmiştir. Buna “tescil ilkesi” denmektedir. Bu itibarla markanın sahibine sağladığı haklar kural olarak tescil ile oluşur ve üçüncü kişilere karşı marka tescilinin yayını tarihinden itibaren hüküm ifade eder (556 sayılı KHK m. 9/3).
15. 556 sayılı KHK’nın 61. maddesi uyarınca tescilli markanın “aynı”, “benzeri” veya “ayırt edilemeyecek kadar benzeri” olan işaretlerin aynı ve benzer mal ve hizmetlerle ilgili olarak kullanılması veya halk tarafından karıştırılma ihtimalinin bulunması markaya tecavüz niteliğinde olup böyle bir markanın kullanılması markanın sahibi tarafından önlenebilir (556 sayılı KHK m. 9/1). Ayrıca aynı KHK’nın 42/1-a, b maddesi uyarınca da tescilli markanın aynı veya benzeri olan veyahut da halk tarafından karıştırılma ihtimali bulunan işaretler başkası adına marka olarak tescil edilemez, tescil edilmiş ise markanın hükümsüzlüğünü istemek mümkündür. Tescil edilmiş bir markanın hükümsüzlük hâlleri 556 sayılı KHK’nın 42. maddesinde düzenlenmiş olup, 556 sayılı KHK’nin 42/1-b maddesinde aynı KHK’nın 8. maddesinde sayılan nispi ret nedenleri hükümsüzlük hâlleri arasında belirtilmiştir. Somut dava ile ilgisinin varlığı nedeniyle bir kısım nispi ret nedenleri üzerinde durulmasında yarar bulunmaktadır.
16. 556 sayılı KHK’nın 8. maddesinde markanın tescili ile ilgili "nispi ret nedenleri" düzenlenmekle anılan nedenlerin ortak özelliği, tescili talep olunan marka üzerinde üçüncü bir kişinin üstün hak iddiasına dayanmalarıdır. Nispi ret nedenlerinden birinin varlığı dolayısıyla tescil olunmaması gerekirken her nasılsa tescil olunan bir markaya karşı 556 sayılı KHK’nın 42/1-b maddesindeki şartlar dairesinde hükümsüzlük davası ikame edilebilir.
17. 556 sayılı KHK’nin 8/1-b maddesi “Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer ise ve tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer ise, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa,” tescil edilmiş veya tescil için başvuru yapılmış bir markanın sahibinin itirazı durumunda markanın tescil edilemeyeceği hükmünü haiz olup bir markanın, bir mal veya hizmeti, tescili esnasında tescil edilmiş veya tescil başvuru yapılmış bir markanın kapsadığı diğer mal veya hizmetlerden ayırt etmesi şart koşulmak suretiyle, önceki marka diğerine tercih olunmaktadır (korumada öncelik ilkesi). Markalar arasında bir benzerlik olup olmadığı araştırılırken tescili talep olunan markanın, daha önceden tescil edilmiş veya tescili talep olunmuş tüm diğer markalar ile kıyaslanması gerekmez. Bir marka, kapsadığı mal veya hizmetlerle "aynı veya benzeri mal veya hizmetler" için kullanılan diğer markalarla benzer ise, tescili itiraz veya hükümsüzlük konusu yapılabilir. Mal veya hizmetler arasında hiçbir ayniyet yahut benzerlik yok ise, karşılaştırılan markalar arasında da 556 sayılı KHK’nın 8/1-b maddesi anlamında iltibas tehlikesi bulunmayacaktır. Ancak bu kaidenin istisnası yine aynı KHK’nın 8/4. maddesinde düzenlenmiştir.
18. 556 sayılı KHK’nın 8/4. maddesinde, marka sahiplerinin, ibareleri benzer olmasına rağmen farklı mal veya hizmetleri kapsayan diğer markaların tescilini engelleyemeyeceği kuralının istisnası düzenlenmiş olup anılan madde; “Marka, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabilir. Ancak, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu red edilir” hükmünü içermektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere 556 sayılı KHK “toplumsal tanınmışlık” düzeyine ulaşmış markaların, farklı mal ve hizmetler için tesciline bazı durumlarda izin vermemekte, böyle bir marka sahibine de itiraz, tescili hâlinde ise hükümsüzlüğünü talep hakkı tanımaktadır. Zira toplumda tanınmış niteliği haiz bir markanın farklı mal veya hizmetlerde kullanımı hâlinde, o markanın tüketicileri çoğu zaman tanınmış marka sahibinin faaliyet alanını genişlettiğine inanarak mal veya hizmet tercihlerini değiştirebilirler. Böyle bir durumda tanınmış marka ile işletme arasındaki bağ, marka hakkı sahibinin arzusu dışında zayıflayarak markanın itibarı zedelenmeye başlar. Bu itibarla tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle böyle bir markanın başka bir mal veya hizmet için tescili, onu tescil ettirecek kişiye haksız yarar sağlayacak (haksız yararlanma, şöhreti sömürme), markanın itibarına zarar verecek ya da ayırt edici karakterini zedeleyecek sonuçlar doğuracak ise, tanınmış marka sahibinin itirazı üzerine tescil talebi Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ret edilecektir (556 sayılı KHK m. 8/4. ikinci cümle). Şöhreti sömürme, itibar yitirilmesi ve markanın itibarının sulandırılması aynı zamanda bir tecavüz eylemidir ve tanınmış marka sahibi bu tür kullanımları da engelleme hakkına sahiptir (556 sayılı KHK m. 9/1-c; 61/1-a) (Tekinalp, s. 426). Ayrıca belirtilmelidir ki; 556 sayılı KHK’nın 8/4. maddesindeki hâllerin varlığı için, tanınmış markanın aynısı ya da benzerinin farklı grup mal ve hizmetler üzerinde kullanılması nedeniyle söz konusu mal veya hizmetlerin ortalama tüketicisinin bu marka ile tanınmış marka arasında bir bağlantı kurması ve bu bağlantının yaratacağı olumlu izlenim ve çağrışımla satın alma tercihlerine yön verilmesi suretiyle tanınmış markadan haksız yararlanma sonucuna yol açılması gereklidir. Dolayısıyla burada bahsi geçen bağlantı ya da ilişkilendirme ile 556 sayılı KHK’nın 8/1-b maddesinde düzenlenen karıştırılma ihtimali (iltibas) birbirinden farklı kavramlardır.
19. Öte yandan tanınmış marka ile benzer ibareye sahip olmakla beraber farklı sınıflarda tescil edilen bir marka, salt ibarelerin benzerliği nedeniyle 556 sayılı KHK’nın 8/4. maddesi kapsamında hükümsüz kılınamaz. Başka bir anlatımla aynı KHK’nın 8/4. maddesinin ‘ikinci cümlesinde’ düzenlenen koşullar nedeniyle hükümsüzlüğün gerçekleşmesi için, farklı mal veya hizmetler için yapılan benzer ibareli marka tescilinden dolayı tanınmış markanın toplumda ulaşmış olduğu tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yarar sağlama, markanın itibarına zarar verme ya da markanın ayırt edici karakterinin zedeleme ihtimallerinin ortaya konulması gerekir. Hemen belirtilmedir ki, bahsi geçen şartların hepsinin aynı anda gerçekleşmesi zorunlu değildir. Bu hâllerin herhangi birisinin somut olayda bulunması, 556 sayılı KHK’nın 8/4. maddesi anlamında nispi ret ve hükümsüzlük nedeninin varlığı için yeterlidir.
20. Bu hâllerden tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yarar sağlamaktan kast edilen; tanınmış markanın tüketiciler nezdinde sahip olduğu olumlu imajın hukuka aykırı bir şekilde diğer markaya aktarılmasıdır. Bu yolla tanınmış markanın reklâm değeri ve şöhreti sömürülmekte, tescilli markanın itibarından dolayı haksız avantaj elde edilmektedir (556 sayılı KHK m. 9/1-c). Tanınmış markanın itibarına zarar verilmesi hâli ise, doktrinde “lekeleme (tarnishment)” olarak adlandırılmaktadır. Bu durumda, marka itibarı zarar görecek şekilde küçültücü, imaj zedeleyici bir mal veya hizmet için kullanılmaktadır (Çolak U.: Türk Marka Hukuku, 2. Baskı, s. 311). Ayrıca 556 sayılı KHK’nın 8/4. maddesinde sayılan tanınmış markadan haksız yararlanma hâlleri, her somut olayın özelliklerine, markanın ne kadar tanınmış olduğuna, tanınmış markanın ayırt edicilik derecesinin ne derecede yüksek olduğuna, her iki tarafa ait markanın birebir aynı olup olmamasına, farklı sınıftaki mal veya hizmetin tanınmış markanın asıl olarak kullanıldığı sektör veya sektörlerden mal ve/veya hizmetlerden ne derece uzak ya da yakın, ne derece farklı olduğuna göre değerlendirilmelidir (Çolak, s. 314, 319). Bu anlamda, marka hükümsüzlüğüne ilişkin olarak 556 sayılı KHK’nın 8/4. maddesi kapsamında yapılacak değerlendirmelerde, karşılaştırılan markaların kapsamlarındaki mal veya hizmetler bakımından maddede sayılan şartların mevcudiyetinin detaylı bir şekilde tartışılarak yine aynı maddede işaret edilen şartların hangi mal veya hizmetlerde mevcut olduğunun somut bir biçimde belirlenmesi gerekir.
21. Bu açıklamalar ışığında somut olay incelendiğinde; davalıya ait 2010/16.53 sayılı “NİVA+Şekil” ibareli tescilli markanın hükümsüzlüğü istemiyle açılan davada, hükümsüzlüğe dayanak olarak davacı tarafça ileri sürülen ve tanınmış nitelikteki “NİVEA” esas ibareli markalardaki “NİVEA” ibaresiyle davalının markasındaki “NİVA+Şekil” ibaresinin benzer nitelikte olduğu, davalıya ait marka ibaresinde, davacının markalarından farklı olarak sadece “E” harfinin eksik olduğu ve bu farklılığın davalı markasına yeterli düzeyde ayırt edicilik katmadığı, ancak her iki taraf markalarının da farklı tür mal ve hizmetlerde tescilli olduğu anlaşılmaktadır.
22. Taraf markalarındaki ibareler benzer olduğundan ve davacının hükümsüzlüğe dayanak olarak ileri sürdüğü markaların tanınmış niteliği haiz olduğundan bu aşamada, markaların kapsamlarındaki mal ve hizmetler esas alınarak 556 sayılı KHK’nın 8/4. maddesinde belirtilen şartların bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda davalı markasının tescilinin davacının markalarının tanınmışlığından haksız yararlanma amacı taşıyıp taşımadığı, anılan markaların itibarına ve ayırt edici karakterine zarar verme ihtimalinin bulunup bulunmadığına dair yapılacak değerlendirmede, davalının marka kapsamındaki malların tür ve niteliği göz önünde bulundurulmalı, anılan ihtimallerin marka kapsamındaki mallardan hangileri için mevcut olduğu detaylı bir biçimde irdelenmelidir.
23. Davalı markasının hükümsüzlük şartlarının mevcut olup olmadığına dair dosya kapsamına alınan 21.01.2014 tarihli bilirkişi raporunda; taraf markaları arasında benzerliğin bulunduğu, davacı markalarının tanınmış niteliği haiz olması nedeniyle başka bir inceleme yapılmaksızın 556 sayılı KHK’nın 8/4. maddesi uyarınca farklı mal ve hizmetlerde de korunması gerektiğinden bahisle hükümsüzlük şartlarının gerçekleştiği belirtilmiştir. Ancak söz konusu bilirkişi raporunda markaların kapsamlarındaki mal ve hizmetler bakımından detaylı bir inceleme yapılmamakla mahkemece, anılan bilirkişi raporu içeriğinde mevcut soyut nitelikteki tanınmışlık değerlendirmesi hükme esas alınarak davanın kabulüne karar verilmiştir.
24. Davalıya ait markanın kapsamı “Elektriksiz temizlik aletleri gereçleri (Boya fırçaları hariç fırçalar, çelik talaşları, süngerler, çelik yünleri, üstüpüler, tekstilden mamul temizleme ve silme bezleri, bulaşık eldivenleri, elektrikli olmayan cilalama makineleri, halı süpürgeleri, sopalı yer paspasları dahil). Diş fırçaları, elektrikli diş fırçaları, diş ipleri, tıraş fırçaları, saç fırçaları, taraklar. Bu sınıfa dahil elektrikle çalışmayan ev ve mutfak gereçleri, çamaşır mandalları, kap-kacak, vazolar ( değerli metalden olanlar dahil ). Ütü masaları ve kılıfları, çamaşır kurutmalıkları, elbise askıları. Ev hayvanları için kafesler ve malzemeler, evlerde kullanılan bitki ve hayvan yetiştirme yerleri (terraryumlar). Camdan, porselenden, seramikten, kilden süs ve dekorasyon eşyaları. Fare kapanları, haşarat tuzakları, sinek yakalayıcılar, sinek raketleri (sineklik), tuvalet taşı delikleri için kapaklar. Parfüm bekleri (yandığında koku yayan bekler), parfüm spreyleri ve vaporizatörleri (püskürteç),makyaj çıkartmak için elektrikli olmayan aletler, pudra ponponları, tuvalet eşyaları için kutular. Püskürtmeli hortum başlıkları, sulama süzgeçleri için başlıklar, sulama aletleri, bahçe sulama süzgeçleri, musluklara takılan uçlar. İşlenmemiş cam, yarı işlenmiş cam, dekorasyon için cam mozaikler ve cam tozları (inşaat için olanlar hariç), cam yünleri (izolasyon ve tekstil amaçlı olmayan). Spor müsabakalarında verilen kupalar.” şeklinde belirtilen 21. sınıf mallardan ibarettir. 556 sayılı KHK’nın 8/4. maddesi kapsamında davalının marka tescilinin, davacının markalarının tanınmışlığından haksız yararlanma amacı taşıyıp bu markaların itibarına ve ayırt edici niteliğine zarar verme ihtimalinin mevcudiyetine dair değerlendirme, yukarıda sayılan davalı marka kapsamındaki tüm mallar bakımından teknik düzeyde ve detaylı bir incelemeyi gerektirmektedir. Bu yönde yapılacak olan incelemede, anılan maddedeki şartların, teorik düzeyde değil, somut olarak anlaşılabilir düzeyde ve açık bir biçimde ortaya konulması gerektiği gibi davacının markasının tanınmış olduğu alan, ayırt edicilik derecesi, markalar arasındaki benzerlik düzeyi, davalı markasının tescilli olduğu mal grubunun kullanılacağı sektörün davacının markasının tanınmış olduğu sektörle ilişkisi, ilgili müşteri kitlesi, dağıtım kanalları, tüketicilerce karşılaşılan mecralar ve bunun gibi KHK’nın 8/4. maddesinde belirlenen şartların oluşumuna etki eden diğer değişkenler de göz önüne alınmalıdır.
25. Bu itibarla, davacıya ait markaların yüksek düzeyde tanınmış niteliği haiz olduğundan bahisle, farklı mal grubunda tescilli olan davalıya ait markanın tescilini engelleyebileceğine dair soyut değerlendirmeler içeren bilirkişi raporunun, 556 sayılı KHK’nın 8/4. maddesindeki şartların mevcudiyetini detaylı bir şekilde tartışmadığından, hükme esas alınacak nitelikten yoksun olduğu görülmektedir. Bu nedenle, 556 sayılı KHK’nın 8/4. maddesinde belirlenen şartların varlığı, yukarıda detaylı olarak açıklanan esaslar çerçevesinde somut ve açık bir biçimde ortaya konulmaksızın, sadece taraf markalarındaki ibarelerin benzerliği ile davacıya ait markanın tanınmışlık seviyesi göz önüne alınarak hükümsüzlük şartlarının gerçekleştiğinden bahisle davalı markanın hükümsüzlüğüne karar verilemez.
26. Hâl böyle olunca; yerel mahkemece, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulması gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
27. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
IV. SONUÇ:
Açıklanan nedenlerle;
Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun geçici 3. maddesi atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA,
İstek hâlinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine,
Aynı Kanun’un 440. maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren on beş gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27.04.2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.
İLTİBAS AÇISINDAN MÜŞTERİ KİTLESİ, DAĞITIM KANALLARI, TÜKETİCİLERCE KARŞILAŞILAN MECRALAR DA GÖZ ÖNÜNE ALINMALIDIR.
T.C.
YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu
ESAS NO : 2017/11-18
KARAR NO : 2021/532
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
Y A R G I T A Y İ L A M I
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : İstanbul (Kapatılan) 3. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 12/11/2015
NUMARASI : 2015/205 - 2015/215
DAVACI : B. AG vekili Av. M.G.
DAVALI : Ş. Fırça Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. vekili Av. N.K.B.
1. Taraflar arasındaki “marka hükümsüzlüğü” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, İstanbul 3. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince verilen davanın kabulüne ilişkin karar davalı vekilinin temyizi üzerine önce onanmış, davalı vekilinin karar düzeltme istemi üzerine Yargıtay 11. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir.
2. Direnme kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:
I. YARGILAMA SÜRECİ
Davacı İstemi:
4. Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin ülkemizde 1960 yılından bu yana özellikle “NIVEA” ve “8x4” ibareli tanınmış markalarıyla faaliyet gösterdiğini, “Nivea+Şekil” markasının müvekkili adına Türk Patent Marka Kurumu nezdinde birçok farklı şekilde marka olarak tescilli olup tanınmış marka statüsünde olduğunu, davalının müvekkiline ait yukarıda anılan marka ile iltibas oluşturacak düzeyde benzer olan 2010/16.53 sayılı “NİVA+Şekil” ibareli markasının bulunduğunu, aynı markayla ürünlerinin satışını yaptığını, davalıya müvekkiline ait markalarla iltibas ve tecavüz oluşturan kullanımlarının engellenmesi için gönderilen ihtarnamenin sonuçsuz kaldığını, markaların karıştırılmaya neden olacak düzeyde benzer olduğunu, ilgili tüketici nezdinde aralarında bağlantı bulunduğuna dair izlenim oluşturma ihtimalinin bulunduğunu, markaların benzer mallarda tescilli olduğunu, davalının kullanımlarının da müvekkilinin markalarına ve markalardaki renk kompozisyonuna yakınlaştığını, bu durumun marka hakkına tecavüz teşkil ettiğini, tanınmışlıktan haksız yararlanma amacının bulunduğunu, tescilin kötü niyetli olduğunu, davalı markasının müvekkili markaları ile aynı alanlarda sunulan ürünlerde kullanıldığını ileri sürerek davalıya ait 2010/16.53 sayılı “NİVA+Şekil” ibareli markanın 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (556 sayılı KHK) 44. maddesi uyarınca hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı Cevabı:
5. Davalı vekili cevap dilekçesinde; müvekkilinin 1995 yılından itibaren kuaför malzemeleri alanında faaliyet gösterdiğini, 2005 yılından itibaren de “NİVA” markasını kullandığını, anılan ibarenin 17.01.2005 tarihinde 21. sınıfta tescil edildiğini ancak marka vekilinin hatası nedeniyle markanın “aiva” olarak yazıldığını, marka görselindeki ibarenin ise “NİVA” olduğunu, dava konusu markanın da aynı ibare ve farklı bir tasarım ile aynı sınıfta tescil edildiğini, müvekkilinin tescilli markadan doğan hakkını tescilli şekliyle ayırt edici niteliğini değiştirmeksizin kullandığını, marka hakkına tecavüzün söz konusu olmadığını, markalar arasındaki farklılık sebebiyle karıştırılma ihtimalinin bulunmadığını, marka hükümsüzlük koşullarının oluşmadığını, markaların farklı sınıflarda tescilli olduğunu, ayrıca müvekkilinin kullanım şeklinin dava konusu olmadığını, 556 sayılı KHK’nın 8/4. maddesi şartlarının oluşmadığını, tescilin kötü niyetli olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkeme Kararı:
6. İstanbul 3. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesinin 17.04.2014 tarihli ve 2013/23 E. 2014/93 K. sayılı kararı ile; davacının “Nivea” ibareli markasının tanınmış marka niteliğinde olduğu, davacının bu ibareyi taşıyan tescillerinin sadece ibare şeklinde olduğu gibi zeminde mavi fon üzeri beyaz renkteki harflerle yazılmak suretiyle oluşturduğu, davacı markalarının esas unsuru “Nivea” ibaresi olup davalının “NİVA” ibareli markasında davacı markasından sadece “e” harfinin eksik olduğu, davalı markasını taşıyan ürünlerin alımı sırasında bir harf eksikliğinin fark edilmemesinin mümkün olmasının yanında, fark edilse dahi davalı markasının davacı markası ile bağlantılı olduğunun düşünülebileceği, tüketicilerce karıştırılma ihtimalinin bulunduğundan markalar arasında iltibasın mevcut olduğu, davacı markalarının tanınmışlığının, davalı markasından daha öncesinde mevcut olması nedeniyle marka başvurusunun iyi niyetli olmadığı, davalının “aiva” ibareli 2005/1.78 sayılı aynı sınıfta tescilli markası mevcut ise de “Aiva” ibaresi ile “Niva” ibaresinin örtüşmediğinden anılan markalar arası değerlendirmeye gerek olmadığı, davalı markasının 556 sayılı KHK’nın 42/1-b, 8/1-b ve 8/4. maddeleri gereğince hükümsüzlüğünün gerektiği gerekçesiyle davanın kabulüne, davalı adına tescilli 2010/16.53 sayılı ve “NİVA” ibareli markanın hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.
Özel Daire Bozma Kararı:
7. Mahkemenin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı vekili temyiz isteminde bulunmuş, Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 17.11.2014 tarihli ve 2014/10853 E., 2014/17701 K. sayılı kararı ile kararın onanmasına karar verilmiş, bunun üzerine davalı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
8. Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 18.06.2015 tarihli ve 2015/1633 E., 2015/8463 K. sayılı kararı ile; “… 1- Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin HUMK’nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen ve aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair karar düzeltme istemlerinin reddine karar vermek gerekmiştir.
2- Ancak, dava konusu 2010/16.53 sayılı marka 21. sınıfta yer alan emtia için tescillidir. Davacı adına tescilli ve tanınmış “NIVEA” esas unsurlu markalar ise 1, 3. ve 5. sınıflarda tescilli bulunmaktadır. Mahkemece, görüşüne başvurulan bilirkişi heyeti tarafından davacı markalarının tanınmışlığının yüksek düzeyde olduğundan bahisle başkaca bir inceleme gerektirmeksizin bu markaların, farklı sınıflardaki tescili de engelleyeceği ifade edilmiş ise de, davacı markasının tanınmışlığı olgusuna dayalı olarak farklı sınıflarda marka tesciline engel olunabilmesi için 556 sayılı KHK'nın 8/4 maddesinde belirtilen markanın tanınmışlığından haksız bir yararın sağlanması, markanın itibarına zarar verilmesi, markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi koşullarının da her somut uyuşmazlık bakımından ayrı ayrı tartışılıp değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan yukarıda açıklanan değerlendirmeyi içermeyen bilirkişi raporundaki soyut tanınmışlık tanımına dayalı olarak eksik inceleme sonucu mahkemece farklı sınıfta tescilli olan davalı markasının hükümsüzlüğüne karar verilmesi doğru görülmediğinden davalı vekilinin bu yöne ilişen karar düzeltme isteminin kabulüyle, Dairemizin 17.11.2014 tarih ve 2014/10853 E., 2014/17701 K. sayılı onama kararının kaldırılarak, yerel mahkeme kararının anılan nedenle davalı yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir..” gerekçesi ile karar bozulmuştur.
Direnme Kararı:
9. İstanbul 3. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesinin 12.11.2015 tarihli ve 2015/205 E., 2015/215 K. sayılı kararı ile; önceki gerekçelere ek olarak, davacının “Nivea” esas unsurlu markasının 1, 3, 5, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 35, 38, 41, 43 ve 44. sınıflarda davalının hükümsüzlüğü istenilen marka tescil başvurusundan önce tescilli ve tanınmış marka olduğu, davalı markasının emtia listesinde kozmetik ürünü olarak adlandırılacak parfüm ve makyaj konularındaki mallar ile kişisel bakım ürünü niteliğindeki bir kısım malların bulunduğu, dava konusu markanın davalı tarafından, yüksek düzeyde seçenek imkanı varken, davacı yanın oluşturduğu ülkemizde ve dünyada da uzun yıllardır tanınmış markasının ibaresindeki tek “e” harfini kaldırıp “Niva” ibaresiyle tescilinin kötü niyetli olduğu, anılan tescilin davacının markasının itibarına zarar verebileceği, tanınmışlıktan haksız yarar sağlama amacının bulunduğu, bu hususun bilirkişi raporunda da değerlendirildiği, davacının tanınmış nitelikli markası ile sınıfları aynı olmasa dahi kısmen de olsa kozmetik nitelikli ve kişisel bakım ürünü niteliğinde olan birçok ürün bakımından tescilin yapıldığı, ayrıca kişisel bakım niteliği taşımayan ürünler yönünden dahi davacının tanınmış markasındaki “Nivea” ibaresinin itibarından yararlanmak düşüncesiyle söz konusu markayı tescil ettirdiği gerekçesiyle direnme kararı verilmiştir.
Direnme Kararının Temyizi:
10. Direnme kararı süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
II. UYUŞMAZLIK
11. Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; dava konusu marka tescillinin davacıya ait markanın tanınmışlığından haksız yararlanma amacı taşıyıp anılan markanın itibarına ve ayırt edici karakterine zarar verip vermeyeceği ve buradan varılacak sonuca göre farklı sınıflarda tescilli davalı markasının 556 sayılı KHK’nın 8/4. maddesi anlamında hükümsüzlük şartlarının oluşup oluşmadığı noktasında toplanmaktadır.
III. GEREKÇE
12. Uyuşmazlığın çözümü için öncelikle konuya ilişkin yasal düzenlemeler ile hukuki kavram ve kurumların ortaya konulmasında yarar vardır.
13. Hemen belirtmek gerekir ki, tescilli bir markanın, ait olduğu mal ve hizmetler bakımından sağladığı korumanın kapsamı ve sınırları 10.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu (SMK) ile düzenlenmiştir. Ancak somut olayda uyuşmazlığın çözümü için dava tarihinde yürürlükte bulunan 556 sayılı KHK’nın uygulanması gerekmektedir.
14. Marka üzerindeki hak, mutlak bir hak olup, sahibine markanın başkası tarafından kullanılmasını yasaklamak da dahil inhisarı hak ve yetkiler ile maddi menfaatler ve sınırlı manevi haklar sağlar (Tekinalp, Ü.: Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul 2012, s. 381). Marka koruması hem dava tarihinde yürürlükte bulunan ve somut olaya uygulanması gereken 556 sayılı KHK hem de 10.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı SMK gereğince tescil yoluyla elde edilir. Bu husus 556 sayılı KHK’nın 6. maddesinde “Bu Kanun Hükmünde Kararname ile sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir.” şeklinde belirtilmiştir. Buna “tescil ilkesi” denmektedir. Bu itibarla markanın sahibine sağladığı haklar kural olarak tescil ile oluşur ve üçüncü kişilere karşı marka tescilinin yayını tarihinden itibaren hüküm ifade eder (556 sayılı KHK m. 9/3).
15. 556 sayılı KHK’nın 61. maddesi uyarınca tescilli markanın “aynı”, “benzeri” veya “ayırt edilemeyecek kadar benzeri” olan işaretlerin aynı ve benzer mal ve hizmetlerle ilgili olarak kullanılması veya halk tarafından karıştırılma ihtimalinin bulunması markaya tecavüz niteliğinde olup böyle bir markanın kullanılması markanın sahibi tarafından önlenebilir (556 sayılı KHK m. 9/1). Ayrıca aynı KHK’nın 42/1-a, b maddesi uyarınca da tescilli markanın aynı veya benzeri olan veyahut da halk tarafından karıştırılma ihtimali bulunan işaretler başkası adına marka olarak tescil edilemez, tescil edilmiş ise markanın hükümsüzlüğünü istemek mümkündür. Tescil edilmiş bir markanın hükümsüzlük hâlleri 556 sayılı KHK’nın 42. maddesinde düzenlenmiş olup, 556 sayılı KHK’nin 42/1-b maddesinde aynı KHK’nın 8. maddesinde sayılan nispi ret nedenleri hükümsüzlük hâlleri arasında belirtilmiştir. Somut dava ile ilgisinin varlığı nedeniyle bir kısım nispi ret nedenleri üzerinde durulmasında yarar bulunmaktadır.
16. 556 sayılı KHK’nın 8. maddesinde markanın tescili ile ilgili "nispi ret nedenleri" düzenlenmekle anılan nedenlerin ortak özelliği, tescili talep olunan marka üzerinde üçüncü bir kişinin üstün hak iddiasına dayanmalarıdır. Nispi ret nedenlerinden birinin varlığı dolayısıyla tescil olunmaması gerekirken her nasılsa tescil olunan bir markaya karşı 556 sayılı KHK’nın 42/1-b maddesindeki şartlar dairesinde hükümsüzlük davası ikame edilebilir.
17. 556 sayılı KHK’nin 8/1-b maddesi “Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer ise ve tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer ise, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa,” tescil edilmiş veya tescil için başvuru yapılmış bir markanın sahibinin itirazı durumunda markanın tescil edilemeyeceği hükmünü haiz olup bir markanın, bir mal veya hizmeti, tescili esnasında tescil edilmiş veya tescil başvuru yapılmış bir markanın kapsadığı diğer mal veya hizmetlerden ayırt etmesi şart koşulmak suretiyle, önceki marka diğerine tercih olunmaktadır (korumada öncelik ilkesi). Markalar arasında bir benzerlik olup olmadığı araştırılırken tescili talep olunan markanın, daha önceden tescil edilmiş veya tescili talep olunmuş tüm diğer markalar ile kıyaslanması gerekmez. Bir marka, kapsadığı mal veya hizmetlerle "aynı veya benzeri mal veya hizmetler" için kullanılan diğer markalarla benzer ise, tescili itiraz veya hükümsüzlük konusu yapılabilir. Mal veya hizmetler arasında hiçbir ayniyet yahut benzerlik yok ise, karşılaştırılan markalar arasında da 556 sayılı KHK’nın 8/1-b maddesi anlamında iltibas tehlikesi bulunmayacaktır. Ancak bu kaidenin istisnası yine aynı KHK’nın 8/4. maddesinde düzenlenmiştir.
18. 556 sayılı KHK’nın 8/4. maddesinde, marka sahiplerinin, ibareleri benzer olmasına rağmen farklı mal veya hizmetleri kapsayan diğer markaların tescilini engelleyemeyeceği kuralının istisnası düzenlenmiş olup anılan madde; “Marka, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabilir. Ancak, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu red edilir” hükmünü içermektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere 556 sayılı KHK “toplumsal tanınmışlık” düzeyine ulaşmış markaların, farklı mal ve hizmetler için tesciline bazı durumlarda izin vermemekte, böyle bir marka sahibine de itiraz, tescili hâlinde ise hükümsüzlüğünü talep hakkı tanımaktadır. Zira toplumda tanınmış niteliği haiz bir markanın farklı mal veya hizmetlerde kullanımı hâlinde, o markanın tüketicileri çoğu zaman tanınmış marka sahibinin faaliyet alanını genişlettiğine inanarak mal veya hizmet tercihlerini değiştirebilirler. Böyle bir durumda tanınmış marka ile işletme arasındaki bağ, marka hakkı sahibinin arzusu dışında zayıflayarak markanın itibarı zedelenmeye başlar. Bu itibarla tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle böyle bir markanın başka bir mal veya hizmet için tescili, onu tescil ettirecek kişiye haksız yarar sağlayacak (haksız yararlanma, şöhreti sömürme), markanın itibarına zarar verecek ya da ayırt edici karakterini zedeleyecek sonuçlar doğuracak ise, tanınmış marka sahibinin itirazı üzerine tescil talebi Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ret edilecektir (556 sayılı KHK m. 8/4. ikinci cümle). Şöhreti sömürme, itibar yitirilmesi ve markanın itibarının sulandırılması aynı zamanda bir tecavüz eylemidir ve tanınmış marka sahibi bu tür kullanımları da engelleme hakkına sahiptir (556 sayılı KHK m. 9/1-c; 61/1-a) (Tekinalp, s. 426). Ayrıca belirtilmelidir ki; 556 sayılı KHK’nın 8/4. maddesindeki hâllerin varlığı için, tanınmış markanın aynısı ya da benzerinin farklı grup mal ve hizmetler üzerinde kullanılması nedeniyle söz konusu mal veya hizmetlerin ortalama tüketicisinin bu marka ile tanınmış marka arasında bir bağlantı kurması ve bu bağlantının yaratacağı olumlu izlenim ve çağrışımla satın alma tercihlerine yön verilmesi suretiyle tanınmış markadan haksız yararlanma sonucuna yol açılması gereklidir. Dolayısıyla burada bahsi geçen bağlantı ya da ilişkilendirme ile 556 sayılı KHK’nın 8/1-b maddesinde düzenlenen karıştırılma ihtimali (iltibas) birbirinden farklı kavramlardır.
19. Öte yandan tanınmış marka ile benzer ibareye sahip olmakla beraber farklı sınıflarda tescil edilen bir marka, salt ibarelerin benzerliği nedeniyle 556 sayılı KHK’nın 8/4. maddesi kapsamında hükümsüz kılınamaz. Başka bir anlatımla aynı KHK’nın 8/4. maddesinin ‘ikinci cümlesinde’ düzenlenen koşullar nedeniyle hükümsüzlüğün gerçekleşmesi için, farklı mal veya hizmetler için yapılan benzer ibareli marka tescilinden dolayı tanınmış markanın toplumda ulaşmış olduğu tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yarar sağlama, markanın itibarına zarar verme ya da markanın ayırt edici karakterinin zedeleme ihtimallerinin ortaya konulması gerekir. Hemen belirtilmedir ki, bahsi geçen şartların hepsinin aynı anda gerçekleşmesi zorunlu değildir. Bu hâllerin herhangi birisinin somut olayda bulunması, 556 sayılı KHK’nın 8/4. maddesi anlamında nispi ret ve hükümsüzlük nedeninin varlığı için yeterlidir.
20. Bu hâllerden tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yarar sağlamaktan kast edilen; tanınmış markanın tüketiciler nezdinde sahip olduğu olumlu imajın hukuka aykırı bir şekilde diğer markaya aktarılmasıdır. Bu yolla tanınmış markanın reklâm değeri ve şöhreti sömürülmekte, tescilli markanın itibarından dolayı haksız avantaj elde edilmektedir (556 sayılı KHK m. 9/1-c). Tanınmış markanın itibarına zarar verilmesi hâli ise, doktrinde “lekeleme (tarnishment)” olarak adlandırılmaktadır. Bu durumda, marka itibarı zarar görecek şekilde küçültücü, imaj zedeleyici bir mal veya hizmet için kullanılmaktadır (Çolak U.: Türk Marka Hukuku, 2. Baskı, s. 311). Ayrıca 556 sayılı KHK’nın 8/4. maddesinde sayılan tanınmış markadan haksız yararlanma hâlleri, her somut olayın özelliklerine, markanın ne kadar tanınmış olduğuna, tanınmış markanın ayırt edicilik derecesinin ne derecede yüksek olduğuna, her iki tarafa ait markanın birebir aynı olup olmamasına, farklı sınıftaki mal veya hizmetin tanınmış markanın asıl olarak kullanıldığı sektör veya sektörlerden mal ve/veya hizmetlerden ne derece uzak ya da yakın, ne derece farklı olduğuna göre değerlendirilmelidir (Çolak, s. 314, 319). Bu anlamda, marka hükümsüzlüğüne ilişkin olarak 556 sayılı KHK’nın 8/4. maddesi kapsamında yapılacak değerlendirmelerde, karşılaştırılan markaların kapsamlarındaki mal veya hizmetler bakımından maddede sayılan şartların mevcudiyetinin detaylı bir şekilde tartışılarak yine aynı maddede işaret edilen şartların hangi mal veya hizmetlerde mevcut olduğunun somut bir biçimde belirlenmesi gerekir.
21. Bu açıklamalar ışığında somut olay incelendiğinde; davalıya ait 2010/16.53 sayılı “NİVA+Şekil” ibareli tescilli markanın hükümsüzlüğü istemiyle açılan davada, hükümsüzlüğe dayanak olarak davacı tarafça ileri sürülen ve tanınmış nitelikteki “NİVEA” esas ibareli markalardaki “NİVEA” ibaresiyle davalının markasındaki “NİVA+Şekil” ibaresinin benzer nitelikte olduğu, davalıya ait marka ibaresinde, davacının markalarından farklı olarak sadece “E” harfinin eksik olduğu ve bu farklılığın davalı markasına yeterli düzeyde ayırt edicilik katmadığı, ancak her iki taraf markalarının da farklı tür mal ve hizmetlerde tescilli olduğu anlaşılmaktadır.
22. Taraf markalarındaki ibareler benzer olduğundan ve davacının hükümsüzlüğe dayanak olarak ileri sürdüğü markaların tanınmış niteliği haiz olduğundan bu aşamada, markaların kapsamlarındaki mal ve hizmetler esas alınarak 556 sayılı KHK’nın 8/4. maddesinde belirtilen şartların bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda davalı markasının tescilinin davacının markalarının tanınmışlığından haksız yararlanma amacı taşıyıp taşımadığı, anılan markaların itibarına ve ayırt edici karakterine zarar verme ihtimalinin bulunup bulunmadığına dair yapılacak değerlendirmede, davalının marka kapsamındaki malların tür ve niteliği göz önünde bulundurulmalı, anılan ihtimallerin marka kapsamındaki mallardan hangileri için mevcut olduğu detaylı bir biçimde irdelenmelidir.
23. Davalı markasının hükümsüzlük şartlarının mevcut olup olmadığına dair dosya kapsamına alınan 21.01.2014 tarihli bilirkişi raporunda; taraf markaları arasında benzerliğin bulunduğu, davacı markalarının tanınmış niteliği haiz olması nedeniyle başka bir inceleme yapılmaksızın 556 sayılı KHK’nın 8/4. maddesi uyarınca farklı mal ve hizmetlerde de korunması gerektiğinden bahisle hükümsüzlük şartlarının gerçekleştiği belirtilmiştir. Ancak söz konusu bilirkişi raporunda markaların kapsamlarındaki mal ve hizmetler bakımından detaylı bir inceleme yapılmamakla mahkemece, anılan bilirkişi raporu içeriğinde mevcut soyut nitelikteki tanınmışlık değerlendirmesi hükme esas alınarak davanın kabulüne karar verilmiştir.
24. Davalıya ait markanın kapsamı “Elektriksiz temizlik aletleri gereçleri (Boya fırçaları hariç fırçalar, çelik talaşları, süngerler, çelik yünleri, üstüpüler, tekstilden mamul temizleme ve silme bezleri, bulaşık eldivenleri, elektrikli olmayan cilalama makineleri, halı süpürgeleri, sopalı yer paspasları dahil). Diş fırçaları, elektrikli diş fırçaları, diş ipleri, tıraş fırçaları, saç fırçaları, taraklar. Bu sınıfa dahil elektrikle çalışmayan ev ve mutfak gereçleri, çamaşır mandalları, kap-kacak, vazolar ( değerli metalden olanlar dahil ). Ütü masaları ve kılıfları, çamaşır kurutmalıkları, elbise askıları. Ev hayvanları için kafesler ve malzemeler, evlerde kullanılan bitki ve hayvan yetiştirme yerleri (terraryumlar). Camdan, porselenden, seramikten, kilden süs ve dekorasyon eşyaları. Fare kapanları, haşarat tuzakları, sinek yakalayıcılar, sinek raketleri (sineklik), tuvalet taşı delikleri için kapaklar. Parfüm bekleri (yandığında koku yayan bekler), parfüm spreyleri ve vaporizatörleri (püskürteç),makyaj çıkartmak için elektrikli olmayan aletler, pudra ponponları, tuvalet eşyaları için kutular. Püskürtmeli hortum başlıkları, sulama süzgeçleri için başlıklar, sulama aletleri, bahçe sulama süzgeçleri, musluklara takılan uçlar. İşlenmemiş cam, yarı işlenmiş cam, dekorasyon için cam mozaikler ve cam tozları (inşaat için olanlar hariç), cam yünleri (izolasyon ve tekstil amaçlı olmayan). Spor müsabakalarında verilen kupalar.” şeklinde belirtilen 21. sınıf mallardan ibarettir. 556 sayılı KHK’nın 8/4. maddesi kapsamında davalının marka tescilinin, davacının markalarının tanınmışlığından haksız yararlanma amacı taşıyıp bu markaların itibarına ve ayırt edici niteliğine zarar verme ihtimalinin mevcudiyetine dair değerlendirme, yukarıda sayılan davalı marka kapsamındaki tüm mallar bakımından teknik düzeyde ve detaylı bir incelemeyi gerektirmektedir. Bu yönde yapılacak olan incelemede, anılan maddedeki şartların, teorik düzeyde değil, somut olarak anlaşılabilir düzeyde ve açık bir biçimde ortaya konulması gerektiği gibi davacının markasının tanınmış olduğu alan, ayırt edicilik derecesi, markalar arasındaki benzerlik düzeyi, davalı markasının tescilli olduğu mal grubunun kullanılacağı sektörün davacının markasının tanınmış olduğu sektörle ilişkisi, ilgili müşteri kitlesi, dağıtım kanalları, tüketicilerce karşılaşılan mecralar ve bunun gibi KHK’nın 8/4. maddesinde belirlenen şartların oluşumuna etki eden diğer değişkenler de göz önüne alınmalıdır.
25. Bu itibarla, davacıya ait markaların yüksek düzeyde tanınmış niteliği haiz olduğundan bahisle, farklı mal grubunda tescilli olan davalıya ait markanın tescilini engelleyebileceğine dair soyut değerlendirmeler içeren bilirkişi raporunun, 556 sayılı KHK’nın 8/4. maddesindeki şartların mevcudiyetini detaylı bir şekilde tartışmadığından, hükme esas alınacak nitelikten yoksun olduğu görülmektedir. Bu nedenle, 556 sayılı KHK’nın 8/4. maddesinde belirlenen şartların varlığı, yukarıda detaylı olarak açıklanan esaslar çerçevesinde somut ve açık bir biçimde ortaya konulmaksızın, sadece taraf markalarındaki ibarelerin benzerliği ile davacıya ait markanın tanınmışlık seviyesi göz önüne alınarak hükümsüzlük şartlarının gerçekleştiğinden bahisle davalı markanın hükümsüzlüğüne karar verilemez.
26. Hâl böyle olunca; yerel mahkemece, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulması gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
27. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
IV. SONUÇ:
Açıklanan nedenlerle;
Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun geçici 3. maddesi atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA,
İstek hâlinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine,
Aynı Kanun’un 440. maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren on beş gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27.04.2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.
