MARKANIN JENERİK HALİNE GELMESİNDE MARKA SAHİBİNİN ETKİSİ MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVASINDA TARTIŞILABİLİR.
T.C.
YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu
ESAS NO : 2017/11-2497
KARAR NO : 2021/631
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
Y A R G I T A Y İ L A M I
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Ankara 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 04/11/2015
NUMARASI : 2015/341 - 2015/341
DAVACI : Ç. Boya Kimya San. ve Tic. A.Ş. vekili Av. B.G.S.
DAVALI : Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı vekili Av. B.A.
1. Taraflar arasındaki “Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararının iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Ankara 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince verilen davanın kısmen kabulüne ilişkin karar, taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 11. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir.
2. Direnme kararı taraf vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:
I. YARGILAMA SÜRECİ
Davacı İstemi:
4. Davacı vekili; müvekkilinin “Ç.S” ibareli tanınmış markasıyla boyacılık sektöründe faaliyette bulunduğunu ve boya ürünlerinin yer aldığı 2. sınıf emtiaları da içeren “SATEN” ibareli çok sayıda tescilli markasının olduğunu, “SATEN” ibaresinin boyacılık sektöründe ilk defa müvekkili tarafından tescil edilip kullanıldığını, müvekkilinin anılan markanın meşhur ve maruf hâle gelmesinde büyük emek, masraf ve çaba harcadığını, müvekkili adına tescilli olan 10..87 sayılı “SATEN” ibareli markanın yenilenmemesi nedeniyle müddet hâline gelmesi üzerine müvekkili tarafından aynı ibarenin aynı sınıflarda tescili için 2009/53.58 sayılı “SATEN” ibareli marka başvurusunda bulunulduğunu, ancak başvurunun ayırt edici olmaması ve vasıf bildirici olması gerekçe gösterilerek 556 sayılı KHK'nın 7/a-c bendi hükümlerine dayanılarak reddedildiğini, oysa “SATEN” ibaresinin ayırt edicilik niteliğinin bulunduğunu ve boya ürünleri bakımından vasıf bildirici olmadığını, kararın haksız ve hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek YİDK kararının iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı Cevabı:
5. Davalı vekili; “SATEN” ibaresinin boya sektöründe belli niteliklere haiz ürünü tanımlayan bir ad olduğunu ve yaygın bir şekilde kullanıldığını, parlaklık derecesi olarak yarı mat parlaklıktaki boya türlerini ifade ettiğini, birçok boya üreticisi tarafından markalarının yanında yan unsur olarak kullanıldığını, bu nedenle 556 sayılı KHK'nın 7. maddesi kapsamında ayırt ediciliğinin bulunmadığını ve vasıf bildirdiğini, kullanımla ayırt edicilik kazanılma şartlarının bulunmadığını ileri sürerek davanın reddini savunmuştur.
Mahkeme Kararı:
6. Ankara 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesinin 12.02.2014 tarihli ve 2012/184 E., 2014/41 K. sayılı kararı ile; “SATEN” ibaresinin ilk olarak davacı tarafından marka olarak tescil edilip kullanılmaya başlandığı, anılan sözcüğün bir kumaş türünü tanımladığı ve onun adı olduğu, başlangıçta boya ürünü için vasıf bildirici yahut ad ifade eden bir ibare olmadığı, ancak yapılan tescillerden ve davacı kullanımından sonra boya ürünleri bakımından yarı mat parlaklıktaki boya ürününü tanımlayan bir ada dönüştüğü, sektörde yer alan üreticilerin tamamı tarafından bu anlamıyla markalarda yardımcı unsur olarak kullanıldığı, bu nedenle “SATEN” ibaresinin jenerik (yaygın ad) hâline dönüştüğünün kabul edildiği, bir işaretin bir yandan jenerik hâle dönüşmüş olmasından diğer taraftan da kullanımla ayırt edicilik kazanmış olmasından bahsedilemeyeceği, boya ürünleri dışındaki sınıflar yönünden ise vasıf bildirici nitelik taşımadığı için tesciline engel bulunmadığı, ayrıca davacının 10..87 sayılı “SATEN” ibareli markasının yenilenmemesi nedeniyle müddet hâline geldiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile YİDK kararının 2009/53.58 sayılı başvuru kapsamındaki 1, 16 ve 19. sınıf ürünler yönünden iptaline, boya ürünlerini içeren 2. sınıf ürünler yönünden iptal isteminin reddine karar verilmiştir.
Özel Daire Bozma Kararı:
7. Mahkemenin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde taraf vekilleri temyiz isteminde bulunmuştur.
8. Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 23.06.2015 tarihli ve 2015/2049 E., 2015/8616 K. sayılı kararı ile; “… 1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davalı TPE vekilinin tüm, davacı vekilinin aşağıdaki bent dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Dava, marka tescil isteminin reddine dair YİDK kararının iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, dava konusu "SATEN" ibaresinin bir kumaş cinsini belirtmesine karşın ilk kez davacı tarafından gerçekleştirilen kullanım nedeniyle 2. sınıftaki "boya" ürünü bakımından başvuru tarihi itibariyle cins adı (jenerik) hakine geldiği gerekçesiyle 556 sayılı KHK'nın 7/1-c bendi uyarınca 2. sınıf ürünler bakımından marka olarak tescil edilemeyeceği görüşü kabul edilmiştir.
Yukarıda açıklandığı üzere esasen bir kumaş türü olan uyuşmazlık konusu "SATEN" ibaresinin 2. sınıf "boya" ürünleri üzerinde ilk kez davacı tarafından markasal olarak kullanıldığı mahkemenin de kabulündedir. Bu husus, Dairemizin 24.04.2013 tarih 2012/7592E. 2013/8078K. sayılı ve Yargıtay HGK 13.10.2010 tarih 2010/11-463E. 2010/486K. sayılı ilamlarında da açıklanmıştır. Bahsi geçen kararlarda da belirtildiği üzere, başlangıçta ayırt edicilik vasfına sahip bir işaretin zaman içerisinde kullanım sonucu cins adına (jenerik) dönüşmesi nedeniyle marka tescil başvurusunun reddi ya da tescilli ise hükümsüz kılınabilmesi için bu sonucun marka sahibinin davranışlarından kaynaklanması ve marka sahibinin böyle bir sonucun doğmaması için gereken gayreti göstermemiş olması nedeniyle jenerik hâle gelmesi gerekir.
Yukarıda tarih ve numaraları verilen Dairemiz ve HGK kararlarında da davacı adına tescilli "SATEN" ibaresinin cins adı hâline gelmesine davacının davranışlarının neden olup olmadığı hususu tartışıldığından mahkemece bahsi geçen İstanbul 1. FSHHM'ndeki davanın neticesinin beklenmesi ve hasıl olacak sonuca göre davacının SATEN kelimesini 2. sınıf boya ürünleri için aynı ibareyi taşıyan markalarına ilaveten yeni bir marka olarak tescil ettirip ettiremeyeceğinin belirlenmesi gerekirken, sadece başvuru tarihi itibariyle "SATEN" ibaresinin cins adı (jenerik) hâline geldiğinden bahisle marka olarak tescil edilemeyeceği gerekçesiyle davanın kısmen reddi doğru görülmediğinden kararın temyiz eden davacı yararına bozulması gerekmiştir …” gerekçesiyle oy çokluğu ile karar bozulmuştur.
Direnme Kararı:
9. Ankara 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesinin 04.11.2015 tarihli ve 2015/341 E., 2015/341 K. sayılı kararı ile; önceki gerekçelere ek olarak, Yargıtay tarafından da “SATEN” ibaresinin boya ürünü için jenerik (yaygın ad) hâline dönüştüğünün kabul edildiği, “SATEN” ibaresinin marka sahibinin davranışı sonucu jenerik (yaygın ad) hâline gelmesinin sadece 556 sayılı KHK’nin 44/1-d maddesi gereğince markanın hükümsüzlüğüne engel olacağı, jenerik (yaygın ad) hâline gelmesinin marka sahibinin davranışı sonucu gerçekleşmemesinin vasıf bildirici hâle gelen işaretin yeni marka olarak tesciline imkan sağlamayacağı, başka bir deyişle başlangıçta ayırt edicilik vasfına sahip bir işaretin zaman içerisinde kullanım sonucu jenerik (yaygın ad) hâline dönüşmesinin marka sahibinin davranışları sebebiyle olmasa dâhi yeni marka tescil başvurusunun reddedilmesi gerektiği gerekçesiyle direnme kararı verilmiştir.
Direnme Kararının Temyizi:
10. Direnme kararı süresi içinde taraf vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
II. UYUŞMAZLIK
11. Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; “SATEN” ibaresinin boya ürünü için jenerik (yaygın ad) hâline dönüşmesi karşısında anılan ibarenin jenerik (yaygın ad) hâline gelmesinin davacı marka sahibinin davranışı sonucu gerçekleşip gerçekleşmediği hususunun aynı marka sahibi tarafından yapılan aynı ibareye yönelik yeni marka başvurusu sırasında dikkate alınıp alınmayacağı noktasında toplanmaktadır.
III. GEREKÇE
A) Davalı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
12. Bilindiği üzere hukukî yarar dava şartı olduğu kadar, temyiz istemi için de aranan bir şarttır. Davalı vekilinin tüm temyiz itirazları Özel Dairece reddedilmiş olduğundan, aynı hususlara yönelik tekrar temyiz talebinde bulunulmasında hukukî yarar bulunmamaktadır. O hâlde davalı vekilinin temyiz isteminin hukukî yarar yokluğundan reddine karar verilmiştir.
B) Davacı vekilinin temyiz itirazlarına gelince;
13. Uyuşmazlığın çözümü için öncelikle konuya ilişkin yasal düzenlemeler ile hukukî kavram ve kurumların ortaya konulmasında yarar vardır.
14. Başvuru ve dava tarihi itibariyle somut olaya uygulanması gereken 556 sayılı KHK’nin 5/1 maddesi “Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dâhil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir” hükmünü haizdir. Anılan düzenlemeden de anlaşılacağı üzere ayırt edici nitelik, marka olarak tescili istenen işaretlerde aranan en temel unsur olup ayırt edici gücü olmayan işaretlerin marka olarak tescili mümkün değildir. Ayırt edicilik sayesinde işaret, belirli mal ya da hizmetler bakımından herhangi bir şekilde diğer işaretlerden farklı olarak algılanır.
15. Bununla birlikte marka olarak tescil edilmek istenen işaretin ayırt edici niteliğinin kuvveti, kullanılacağı mal veya hizmetlerin vasıfları ile yakından ilişkili olup işaretin kullanılacağı mal veya hizmetlere olan uzaklığı ne kadar fazla ise o oranda güçlü bir ayırt edici niteliğe sahip olduğundan bahsedilebilecektir. Aksi durumda ise marka olarak tescili istenen işaretin, kullanılacağı mal veya hizmeti çağrıştırdığı oranda ayırt edici niteliği zayıflayacaktır (Yasaman, Hamdi: Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi Cilt 1, İstanbul, 2004, s. 62). Bu bağlamda ayırt edici nitelikte olmak koşuluyla tüm işaretlerin, marka olarak tescili mümkün olmakla beraber bu hususta sınır, işaretin marka olarak kullanılacağı mal veya hizmetlerle ilişkili olmaması, onları çağrıştıracak niteliği haiz bulunmamasıdır. Başka bir deyişle işaretin bir mal veya hizmeti somutlaştırması ve ayırt edici kılabilmesi için mümkün olduğunca o mal veya hizmetin kendisini, cinsini ve genel tabiatını çağrıştıran kavramlardan uzaklaşması ve onlardan bağımsızlaşması gerekir. Bu anlamda kullanılacağı mal veya hizmetleri tanımlayan, betimleyen kelimeleri içeren işaretler, ayırt edici niteliği olmadığından marka olarak tescil edilemezler. Gerçekten de 556 sayılı KHK’nin 7/1-c maddesinde “Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren” işaretlerin marka olarak tescil edilmesinin mümkün olmadığı belirtilmiştir. Zira bu gibi hâllerde işaretin ayırt edici niteliği bulunmamaktadır.
16. Marka tescil edildiği tarihte ayırt edici niteliğe sahip olmakla birlikte, zaman içerisinde yaygın kullanım, tanınmışlık ya da bir süreliğine de olsa piyasada tekel olma gibi durumlara bağlı olarak bir mal veya hizmetin adı hâline gelmiş ise artık ayırt edici niteliğini kaybettiğinden ve böylece markanın jenerik (yaygın ad) hâline gelmesinden bahsedilmelidir. Bir markanın tescil kapsamındaki bir mal veya hizmet için jenerik (yaygın ad) hâline geldiğinin kabul edilebilmesi için o markanın ayırt edici niteliğini kaybetmesi ve toplumun ilgili kesiminde o ibarenin artık bir marka olarak değil, bir ürün veya hizmetin adı, cinsi olarak algılanması gereklidir. Başka bir deyişle bir mal veya hizmet için tescilli bir markanın jenerik (yaygın ad) hâline gelmesi artık ayırt etme fonksiyonu göremeyecek kadar o mal veya hizmetle özdeşleşmesi ve o mal veya hizmetin kaynağını değil türünü gösterir hâle gelmesidir. Bu durumda marka ansiklopedilerde, ticari kanallarda ve toplumda artık bir ürün veya hizmetin adı olarak yer almakta, kullanılmakta veya algılanmakta, hatta tüketiciler tarafından ürünün adı olarak marka adı telaffuz edilmektedir. Markanın jenerik (yaygın ad) hâline geldiğinin değerlendirmesinde özellikle markanın tescilli olduğu mal veya hizmetin kullanıcıları ve söz konusu pazarın niteliğine bağlı olarak ticaretle uğraşanları dikkate alınmalıdır.
17. Görüldüğü üzere markanın jenerik (yaygın ad) hâline gelmesi, esasında başlangıçta ayırt edici niteliği olan bir markanın zamanla bu özelliğini kaybetmesi ile olmaktadır. Bu itibarla markanın jenerik (yaygın ad) hâline gelmesi, ayırt edici niteliği olmayan bir işaretin kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanmasından çok farklıdır. Kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanmada aslında ayırt edici olmayan bir marka zaman içerisinde uzun süreli kullanım, yoğun reklam ve tanıtım kampanyaları sonucunda ayırt edici hâle gelerek bir işletme ile özdeşleşmekte ve işletmenin markası olarak algılanmaktadır. Jenerik (yaygın ad) hâline gelmede ise tam tersine marka zamanla işletmeden koparak kaynak gösterme fonksiyonunu yitirmekte, böylece işletmenin özel alanından çıkarak toplumsal alana girmektedir.
18. 556 sayılı KHK’nin 42/1-d maddesi gereğince “Marka sahibinin davranışları nedeniyle, marka mal ve hizmetler için yaygın bir ad hâline gelmiş ise” markanın hükümsüz sayılmasına yetkili mahkeme tarafından karar verilir. Her ne kadar anılan maddede “hükümsüzlük” davasından bahsedilmiş ise de esasında buradaki dava “iptal” davasıdır. Zira tescilden sonra ortaya çıkan durumlar için açılacak dava bir hükümsüzlük davası değil, bir iptal davasıdır. Nitekim 10.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun 26/1-b maddesi gereğince marka sahibinin davranışları nedeniyle markanın jenerik (yaygın ad) hâline gelmesi iptal nedeni olarak düzenlenmiştir. Bu itibarla bir markanın 556 sayılı KHK’nin 42/1-d maddesi gereğince hükümsüzlüğünün (iptalinin) söz konusu olabilmesi için öncelikle markanın tescilli olduğu mal ve hizmetler için jenerik (yaygın ad) hâline gelmesi ve ayrıca markanın jenerik (yaygın ad) hâline gelmesinin marka sahibinin davranışı sonucu ortaya çıkması gerekir. Marka sahibinin davranışı, markayı kendisinin bile mal veya hizmet adı olarak kullanması şeklinde olabileceği gibi başkalarının markayı mal ve hizmet adı olarak kullanmasına kayıtsız kalmak, 556 sayılı KHK’nin 10. maddesi ile kendisine yüklenen sorumluluğu yerine getirmemek ve durumu bilmesine rağmen gerekli önlemleri almamak şeklinde ortaya çıkabilir.
19. Bir markanın jenerik (yaygın ad) hâline gelmesi ile bu marka hakkında 556 sayılı KHK’nin 42/1-d maddesi gereğince iptal davası açılması farklı hususlardır. Zira markanın jenerik (yaygın ad) hâline gelmesi nedeniyle hükümsüz kılınması durumunda marka artık serbest işaret hâline gelir ve herkes tarafından kullanılabilir, marka olarak tekrar tescili mümkün değildir. Buna karşılık markanın jenerik (yaygın ad) hâline gelmesi marka sahibinin olumlu ve olumsuz bir davranışı sonucu oluşmamış ise söz konusu markanın hükümsüzlüğüne karar verilemeyecek; marka jenerik (yaygın ad) olsa dâhi marka sahibi bu markayı kullanabilecektir. Ancak tescilli olduğu mal ve hizmet sınıfları için jenerik (yaygın ad) hâline gelen marka, o sınıflarda ayırt edici niteliğini kaybettiği için 556 sayılı KHK’nin 7/1-c maddesi gereğince artık marka olarak yeniden tescili mümkün olmayacaktır. Başka bir deyişle tescilli olduğu mal ve hizmetler için jenerik (yaygın ad) hâline gelen işaretin, o sınıflarda tekrar marka başvurusuna konu edilmesi mümkün değildir. Hatta marka jenerik (yaygın ad) hâline gelmesi nedeniyle hükümsüz kılınsın veya kılınmasın jenerik (yaygın ad) hâline gelen markanın sahibi tarafından dâhi aynı işaret için aynı sınıflarda yeni marka başvurusunda bulunulamaz.
20. Hemen belirtilmesi gerekir ki, markanın yalnızca belirli bir mal veya hizmet bakımından jenerik (yaygın ad) hâline gelmesi söz konusu ise bu markanın başka bir mal veya hizmet bakımından tesciline engel bulunmamaktadır. Bununla birlikte aynı durum jenerik (yaygın ad) hâline gelen markanın bir takım eklerle tescili için de geçerlidir. Zira jenerik (yaygın ad) hâline gelen bir marka artık bir mal veya hizmetin adı gibi algılanacağı için tali unsur gibi değerlendirilecek ve ancak asli ve ayırt edici bir takım eklerle marka olabilecektir.
21. Yapılan açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde; davacının “SATEN” ibaresinin yardımcı unsur olduğu birçok markasının bulunduğu, ayrıca davacı tarafından 01, 02, 16 ve 19. sınıflarda 2009/53.58 sayılı “SATEN” ibareli marka başvurusunda bulunulduğu, Türk Patent ve Marka Kurumu Markalar Dairesi Başkanlığı tarafından 556 sayılı KHK’nin 7/1-a-c maddeleri gereğince başvurunun tüm sınıflarda reddine karar verildiği, bu karara yapılan itirazın ise Türk Patent ve Marka Kurumu YİDK tarafından reddedildiği anlaşılmaktadır. Mahkemece başvuru konusu “SATEN” ibaresinin 2. sınıfta yer alan boya emtiaları yönünden jenerik (yaygın ad) hâline geldiği ve 556 sayılı KHK’nin 7/1-c maddesi gereğince tescil edilemeyeceği gerekçesiyle 2. sınıf emtialar yönünden iptal isteminin reddine, diğer sınıflar yönünden Türk Patent ve Marka Kurumu YİDK kararının iptaline karar verilmiş, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları Özel Dairece reddedildiği için uyuşmazlık kapsamında sadece 2. sınıf emtialar kalmıştır.
22. “SATEN” ibaresinin ilk önce 1988/10..87 sayı ile 25.01.1989 tarihinde davacı adına tescil edildiği, ancak markanın davacı tarafından süresinde yenilenmemesi nedeniyle müddet olduğu, bu nedenle davacının daha önce kendisine ait olan aynı ibarenin aynı sınıflarda tescili için tekrar marka başvurusunda bulunduğu görülmektedir. Bununla birlikte İstanbul 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesinin 2002/509 E. sayılı dosyasında davacının dava konusu 1988/10..87 sayılı markasının jenerik (yaygın ad) hâline geldiğinden bahisle davacı aleyhine 556 sayılı KHK’nin 42/1-d maddesi gereğince hükümsüzlük davası açıldığı, yapılan yargılama neticesinde nihayetinde markanın müddet olduğu gerekçesiyle konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığı kararı verildiği ve kararın Yargıtay tarafından onandığı dosya kapsamı ile sabittir.
23. Dosya kapsamında yer alan bilirkişi raporunda ve İstanbul 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesinin 2002/509 E. sayılı dosyasında yer alan bilirkişi raporlarında “SATEN” ibaresinin artık boya cinsini belirttiği ve 2. sınıf emtialar yönünden jenerik (yaygın ad) hâline geldiği tespit edilmiştir. Gerçekten de "SATEN" ibaresinin markasal anlamda boya sektöründe ilk olarak davacı tarafından kullanılmaya başlanıldığı, ilk tescil tarihi itibariyle “SATEN” ibaresi boya emtiaları için ayırt edici niteliği bulunsa da; zaman içerisinde çeşitli sebeplerle boyacılık sektöründe söz konusu ayırt edici niteliğini kaybederek tescilli olduğu emtiaların cinsini, türünü, vasfını belirtmeye başladığı dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Öte yandan “SATEN” ibaresinin boya emtiaları için başvuru tarihi itibariyle jenerik (yaygın ad) hâline geldiği mahkeme ile Özel Daire arasında uyuşmazlık konusu da değildir.
24. Bu itibarla “SATEN” ibaresi başvuru tarihi itibariyle artık 2. sınıf emtialar yönünden jenerik (yaygın ad) hâline geldiği sabit olduğuna göre yukarıda bahsedildiği üzere bu ibarenin anılan sınıflarda marka başvurusunun KHK’nin 7/1-c maddesi gereğince reddedilmesi gerekmektedir. Marka başvurusu yapan kişinin jenerik (yaygın ad) hâline gelen markanın ilk sahibi olup olmadığı ve jenerik (yaygın ad) hâline gelmesinde marka sahibinin davranışlarının etkisinin bulunup bulunmadığı hususlarının marka başvurusunda incelenmesi mümkün değildir. Zira bir markanın jenerik (yaygın ad) hâline gelmesinde marka sahibinin davranışlarının etkisinin bulunup bulunmadığı hususu 556 sayılı KHK’nin 42/1-d maddesi gereğince marka sahibi aleyhine açılacak marka hükümsüzlüğü davasında tartışılması gereken bir durumdur. Artık jenerik (yaygın ad) hâline geldiği sabit olan bir işaretin marka sahibi dahil hiç kimse tarafından tekrar marka olarak alınması mümkün değildir.
25. O hâlde mahkemece yazılı şekilde “SATEN” ibaresinin 2. sınıf emtialar yönünden Türk Patent ve Marka Kurumu YİDK kararının iptal isteminin reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmediğinden usul ve yasaya uygun direnme kararının onanması gerekmiştir.
IV. SONUÇ:
Açıklanan nedenlerle;
1) Yukarıda III-A maddesinde açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının hukukî yarar yokluğundan REDDİNE,
İstek hâlinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine,
2) Yukarıda III-B maddesinde açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile direnme kararının ONANMASINA,
Harç peşin alındığından harç alınmasına yer olmadığına,
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Geçici 3. maddesine göre uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 440. maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren on beş gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27.05.2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.
MARKANIN JENERİK HALİNE GELMESİNDE MARKA SAHİBİNİN ETKİSİ MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVASINDA TARTIŞILABİLİR.
T.C.
YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu
ESAS NO : 2017/11-2497
KARAR NO : 2021/631
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
Y A R G I T A Y İ L A M I
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Ankara 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 04/11/2015
NUMARASI : 2015/341 - 2015/341
DAVACI : Ç. Boya Kimya San. ve Tic. A.Ş. vekili Av. B.G.S.
DAVALI : Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı vekili Av. B.A.
1. Taraflar arasındaki “Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararının iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Ankara 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince verilen davanın kısmen kabulüne ilişkin karar, taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 11. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir.
2. Direnme kararı taraf vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:
I. YARGILAMA SÜRECİ
Davacı İstemi:
4. Davacı vekili; müvekkilinin “Ç.S” ibareli tanınmış markasıyla boyacılık sektöründe faaliyette bulunduğunu ve boya ürünlerinin yer aldığı 2. sınıf emtiaları da içeren “SATEN” ibareli çok sayıda tescilli markasının olduğunu, “SATEN” ibaresinin boyacılık sektöründe ilk defa müvekkili tarafından tescil edilip kullanıldığını, müvekkilinin anılan markanın meşhur ve maruf hâle gelmesinde büyük emek, masraf ve çaba harcadığını, müvekkili adına tescilli olan 10..87 sayılı “SATEN” ibareli markanın yenilenmemesi nedeniyle müddet hâline gelmesi üzerine müvekkili tarafından aynı ibarenin aynı sınıflarda tescili için 2009/53.58 sayılı “SATEN” ibareli marka başvurusunda bulunulduğunu, ancak başvurunun ayırt edici olmaması ve vasıf bildirici olması gerekçe gösterilerek 556 sayılı KHK'nın 7/a-c bendi hükümlerine dayanılarak reddedildiğini, oysa “SATEN” ibaresinin ayırt edicilik niteliğinin bulunduğunu ve boya ürünleri bakımından vasıf bildirici olmadığını, kararın haksız ve hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek YİDK kararının iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı Cevabı:
5. Davalı vekili; “SATEN” ibaresinin boya sektöründe belli niteliklere haiz ürünü tanımlayan bir ad olduğunu ve yaygın bir şekilde kullanıldığını, parlaklık derecesi olarak yarı mat parlaklıktaki boya türlerini ifade ettiğini, birçok boya üreticisi tarafından markalarının yanında yan unsur olarak kullanıldığını, bu nedenle 556 sayılı KHK'nın 7. maddesi kapsamında ayırt ediciliğinin bulunmadığını ve vasıf bildirdiğini, kullanımla ayırt edicilik kazanılma şartlarının bulunmadığını ileri sürerek davanın reddini savunmuştur.
Mahkeme Kararı:
6. Ankara 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesinin 12.02.2014 tarihli ve 2012/184 E., 2014/41 K. sayılı kararı ile; “SATEN” ibaresinin ilk olarak davacı tarafından marka olarak tescil edilip kullanılmaya başlandığı, anılan sözcüğün bir kumaş türünü tanımladığı ve onun adı olduğu, başlangıçta boya ürünü için vasıf bildirici yahut ad ifade eden bir ibare olmadığı, ancak yapılan tescillerden ve davacı kullanımından sonra boya ürünleri bakımından yarı mat parlaklıktaki boya ürününü tanımlayan bir ada dönüştüğü, sektörde yer alan üreticilerin tamamı tarafından bu anlamıyla markalarda yardımcı unsur olarak kullanıldığı, bu nedenle “SATEN” ibaresinin jenerik (yaygın ad) hâline dönüştüğünün kabul edildiği, bir işaretin bir yandan jenerik hâle dönüşmüş olmasından diğer taraftan da kullanımla ayırt edicilik kazanmış olmasından bahsedilemeyeceği, boya ürünleri dışındaki sınıflar yönünden ise vasıf bildirici nitelik taşımadığı için tesciline engel bulunmadığı, ayrıca davacının 10..87 sayılı “SATEN” ibareli markasının yenilenmemesi nedeniyle müddet hâline geldiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile YİDK kararının 2009/53.58 sayılı başvuru kapsamındaki 1, 16 ve 19. sınıf ürünler yönünden iptaline, boya ürünlerini içeren 2. sınıf ürünler yönünden iptal isteminin reddine karar verilmiştir.
Özel Daire Bozma Kararı:
7. Mahkemenin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde taraf vekilleri temyiz isteminde bulunmuştur.
8. Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 23.06.2015 tarihli ve 2015/2049 E., 2015/8616 K. sayılı kararı ile; “… 1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davalı TPE vekilinin tüm, davacı vekilinin aşağıdaki bent dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Dava, marka tescil isteminin reddine dair YİDK kararının iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, dava konusu "SATEN" ibaresinin bir kumaş cinsini belirtmesine karşın ilk kez davacı tarafından gerçekleştirilen kullanım nedeniyle 2. sınıftaki "boya" ürünü bakımından başvuru tarihi itibariyle cins adı (jenerik) hakine geldiği gerekçesiyle 556 sayılı KHK'nın 7/1-c bendi uyarınca 2. sınıf ürünler bakımından marka olarak tescil edilemeyeceği görüşü kabul edilmiştir.
Yukarıda açıklandığı üzere esasen bir kumaş türü olan uyuşmazlık konusu "SATEN" ibaresinin 2. sınıf "boya" ürünleri üzerinde ilk kez davacı tarafından markasal olarak kullanıldığı mahkemenin de kabulündedir. Bu husus, Dairemizin 24.04.2013 tarih 2012/7592E. 2013/8078K. sayılı ve Yargıtay HGK 13.10.2010 tarih 2010/11-463E. 2010/486K. sayılı ilamlarında da açıklanmıştır. Bahsi geçen kararlarda da belirtildiği üzere, başlangıçta ayırt edicilik vasfına sahip bir işaretin zaman içerisinde kullanım sonucu cins adına (jenerik) dönüşmesi nedeniyle marka tescil başvurusunun reddi ya da tescilli ise hükümsüz kılınabilmesi için bu sonucun marka sahibinin davranışlarından kaynaklanması ve marka sahibinin böyle bir sonucun doğmaması için gereken gayreti göstermemiş olması nedeniyle jenerik hâle gelmesi gerekir.
Yukarıda tarih ve numaraları verilen Dairemiz ve HGK kararlarında da davacı adına tescilli "SATEN" ibaresinin cins adı hâline gelmesine davacının davranışlarının neden olup olmadığı hususu tartışıldığından mahkemece bahsi geçen İstanbul 1. FSHHM'ndeki davanın neticesinin beklenmesi ve hasıl olacak sonuca göre davacının SATEN kelimesini 2. sınıf boya ürünleri için aynı ibareyi taşıyan markalarına ilaveten yeni bir marka olarak tescil ettirip ettiremeyeceğinin belirlenmesi gerekirken, sadece başvuru tarihi itibariyle "SATEN" ibaresinin cins adı (jenerik) hâline geldiğinden bahisle marka olarak tescil edilemeyeceği gerekçesiyle davanın kısmen reddi doğru görülmediğinden kararın temyiz eden davacı yararına bozulması gerekmiştir …” gerekçesiyle oy çokluğu ile karar bozulmuştur.
Direnme Kararı:
9. Ankara 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesinin 04.11.2015 tarihli ve 2015/341 E., 2015/341 K. sayılı kararı ile; önceki gerekçelere ek olarak, Yargıtay tarafından da “SATEN” ibaresinin boya ürünü için jenerik (yaygın ad) hâline dönüştüğünün kabul edildiği, “SATEN” ibaresinin marka sahibinin davranışı sonucu jenerik (yaygın ad) hâline gelmesinin sadece 556 sayılı KHK’nin 44/1-d maddesi gereğince markanın hükümsüzlüğüne engel olacağı, jenerik (yaygın ad) hâline gelmesinin marka sahibinin davranışı sonucu gerçekleşmemesinin vasıf bildirici hâle gelen işaretin yeni marka olarak tesciline imkan sağlamayacağı, başka bir deyişle başlangıçta ayırt edicilik vasfına sahip bir işaretin zaman içerisinde kullanım sonucu jenerik (yaygın ad) hâline dönüşmesinin marka sahibinin davranışları sebebiyle olmasa dâhi yeni marka tescil başvurusunun reddedilmesi gerektiği gerekçesiyle direnme kararı verilmiştir.
Direnme Kararının Temyizi:
10. Direnme kararı süresi içinde taraf vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
II. UYUŞMAZLIK
11. Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; “SATEN” ibaresinin boya ürünü için jenerik (yaygın ad) hâline dönüşmesi karşısında anılan ibarenin jenerik (yaygın ad) hâline gelmesinin davacı marka sahibinin davranışı sonucu gerçekleşip gerçekleşmediği hususunun aynı marka sahibi tarafından yapılan aynı ibareye yönelik yeni marka başvurusu sırasında dikkate alınıp alınmayacağı noktasında toplanmaktadır.
III. GEREKÇE
A) Davalı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
12. Bilindiği üzere hukukî yarar dava şartı olduğu kadar, temyiz istemi için de aranan bir şarttır. Davalı vekilinin tüm temyiz itirazları Özel Dairece reddedilmiş olduğundan, aynı hususlara yönelik tekrar temyiz talebinde bulunulmasında hukukî yarar bulunmamaktadır. O hâlde davalı vekilinin temyiz isteminin hukukî yarar yokluğundan reddine karar verilmiştir.
B) Davacı vekilinin temyiz itirazlarına gelince;
13. Uyuşmazlığın çözümü için öncelikle konuya ilişkin yasal düzenlemeler ile hukukî kavram ve kurumların ortaya konulmasında yarar vardır.
14. Başvuru ve dava tarihi itibariyle somut olaya uygulanması gereken 556 sayılı KHK’nin 5/1 maddesi “Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dâhil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir” hükmünü haizdir. Anılan düzenlemeden de anlaşılacağı üzere ayırt edici nitelik, marka olarak tescili istenen işaretlerde aranan en temel unsur olup ayırt edici gücü olmayan işaretlerin marka olarak tescili mümkün değildir. Ayırt edicilik sayesinde işaret, belirli mal ya da hizmetler bakımından herhangi bir şekilde diğer işaretlerden farklı olarak algılanır.
15. Bununla birlikte marka olarak tescil edilmek istenen işaretin ayırt edici niteliğinin kuvveti, kullanılacağı mal veya hizmetlerin vasıfları ile yakından ilişkili olup işaretin kullanılacağı mal veya hizmetlere olan uzaklığı ne kadar fazla ise o oranda güçlü bir ayırt edici niteliğe sahip olduğundan bahsedilebilecektir. Aksi durumda ise marka olarak tescili istenen işaretin, kullanılacağı mal veya hizmeti çağrıştırdığı oranda ayırt edici niteliği zayıflayacaktır (Yasaman, Hamdi: Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi Cilt 1, İstanbul, 2004, s. 62). Bu bağlamda ayırt edici nitelikte olmak koşuluyla tüm işaretlerin, marka olarak tescili mümkün olmakla beraber bu hususta sınır, işaretin marka olarak kullanılacağı mal veya hizmetlerle ilişkili olmaması, onları çağrıştıracak niteliği haiz bulunmamasıdır. Başka bir deyişle işaretin bir mal veya hizmeti somutlaştırması ve ayırt edici kılabilmesi için mümkün olduğunca o mal veya hizmetin kendisini, cinsini ve genel tabiatını çağrıştıran kavramlardan uzaklaşması ve onlardan bağımsızlaşması gerekir. Bu anlamda kullanılacağı mal veya hizmetleri tanımlayan, betimleyen kelimeleri içeren işaretler, ayırt edici niteliği olmadığından marka olarak tescil edilemezler. Gerçekten de 556 sayılı KHK’nin 7/1-c maddesinde “Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren” işaretlerin marka olarak tescil edilmesinin mümkün olmadığı belirtilmiştir. Zira bu gibi hâllerde işaretin ayırt edici niteliği bulunmamaktadır.
16. Marka tescil edildiği tarihte ayırt edici niteliğe sahip olmakla birlikte, zaman içerisinde yaygın kullanım, tanınmışlık ya da bir süreliğine de olsa piyasada tekel olma gibi durumlara bağlı olarak bir mal veya hizmetin adı hâline gelmiş ise artık ayırt edici niteliğini kaybettiğinden ve böylece markanın jenerik (yaygın ad) hâline gelmesinden bahsedilmelidir. Bir markanın tescil kapsamındaki bir mal veya hizmet için jenerik (yaygın ad) hâline geldiğinin kabul edilebilmesi için o markanın ayırt edici niteliğini kaybetmesi ve toplumun ilgili kesiminde o ibarenin artık bir marka olarak değil, bir ürün veya hizmetin adı, cinsi olarak algılanması gereklidir. Başka bir deyişle bir mal veya hizmet için tescilli bir markanın jenerik (yaygın ad) hâline gelmesi artık ayırt etme fonksiyonu göremeyecek kadar o mal veya hizmetle özdeşleşmesi ve o mal veya hizmetin kaynağını değil türünü gösterir hâle gelmesidir. Bu durumda marka ansiklopedilerde, ticari kanallarda ve toplumda artık bir ürün veya hizmetin adı olarak yer almakta, kullanılmakta veya algılanmakta, hatta tüketiciler tarafından ürünün adı olarak marka adı telaffuz edilmektedir. Markanın jenerik (yaygın ad) hâline geldiğinin değerlendirmesinde özellikle markanın tescilli olduğu mal veya hizmetin kullanıcıları ve söz konusu pazarın niteliğine bağlı olarak ticaretle uğraşanları dikkate alınmalıdır.
17. Görüldüğü üzere markanın jenerik (yaygın ad) hâline gelmesi, esasında başlangıçta ayırt edici niteliği olan bir markanın zamanla bu özelliğini kaybetmesi ile olmaktadır. Bu itibarla markanın jenerik (yaygın ad) hâline gelmesi, ayırt edici niteliği olmayan bir işaretin kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanmasından çok farklıdır. Kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanmada aslında ayırt edici olmayan bir marka zaman içerisinde uzun süreli kullanım, yoğun reklam ve tanıtım kampanyaları sonucunda ayırt edici hâle gelerek bir işletme ile özdeşleşmekte ve işletmenin markası olarak algılanmaktadır. Jenerik (yaygın ad) hâline gelmede ise tam tersine marka zamanla işletmeden koparak kaynak gösterme fonksiyonunu yitirmekte, böylece işletmenin özel alanından çıkarak toplumsal alana girmektedir.
18. 556 sayılı KHK’nin 42/1-d maddesi gereğince “Marka sahibinin davranışları nedeniyle, marka mal ve hizmetler için yaygın bir ad hâline gelmiş ise” markanın hükümsüz sayılmasına yetkili mahkeme tarafından karar verilir. Her ne kadar anılan maddede “hükümsüzlük” davasından bahsedilmiş ise de esasında buradaki dava “iptal” davasıdır. Zira tescilden sonra ortaya çıkan durumlar için açılacak dava bir hükümsüzlük davası değil, bir iptal davasıdır. Nitekim 10.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun 26/1-b maddesi gereğince marka sahibinin davranışları nedeniyle markanın jenerik (yaygın ad) hâline gelmesi iptal nedeni olarak düzenlenmiştir. Bu itibarla bir markanın 556 sayılı KHK’nin 42/1-d maddesi gereğince hükümsüzlüğünün (iptalinin) söz konusu olabilmesi için öncelikle markanın tescilli olduğu mal ve hizmetler için jenerik (yaygın ad) hâline gelmesi ve ayrıca markanın jenerik (yaygın ad) hâline gelmesinin marka sahibinin davranışı sonucu ortaya çıkması gerekir. Marka sahibinin davranışı, markayı kendisinin bile mal veya hizmet adı olarak kullanması şeklinde olabileceği gibi başkalarının markayı mal ve hizmet adı olarak kullanmasına kayıtsız kalmak, 556 sayılı KHK’nin 10. maddesi ile kendisine yüklenen sorumluluğu yerine getirmemek ve durumu bilmesine rağmen gerekli önlemleri almamak şeklinde ortaya çıkabilir.
19. Bir markanın jenerik (yaygın ad) hâline gelmesi ile bu marka hakkında 556 sayılı KHK’nin 42/1-d maddesi gereğince iptal davası açılması farklı hususlardır. Zira markanın jenerik (yaygın ad) hâline gelmesi nedeniyle hükümsüz kılınması durumunda marka artık serbest işaret hâline gelir ve herkes tarafından kullanılabilir, marka olarak tekrar tescili mümkün değildir. Buna karşılık markanın jenerik (yaygın ad) hâline gelmesi marka sahibinin olumlu ve olumsuz bir davranışı sonucu oluşmamış ise söz konusu markanın hükümsüzlüğüne karar verilemeyecek; marka jenerik (yaygın ad) olsa dâhi marka sahibi bu markayı kullanabilecektir. Ancak tescilli olduğu mal ve hizmet sınıfları için jenerik (yaygın ad) hâline gelen marka, o sınıflarda ayırt edici niteliğini kaybettiği için 556 sayılı KHK’nin 7/1-c maddesi gereğince artık marka olarak yeniden tescili mümkün olmayacaktır. Başka bir deyişle tescilli olduğu mal ve hizmetler için jenerik (yaygın ad) hâline gelen işaretin, o sınıflarda tekrar marka başvurusuna konu edilmesi mümkün değildir. Hatta marka jenerik (yaygın ad) hâline gelmesi nedeniyle hükümsüz kılınsın veya kılınmasın jenerik (yaygın ad) hâline gelen markanın sahibi tarafından dâhi aynı işaret için aynı sınıflarda yeni marka başvurusunda bulunulamaz.
20. Hemen belirtilmesi gerekir ki, markanın yalnızca belirli bir mal veya hizmet bakımından jenerik (yaygın ad) hâline gelmesi söz konusu ise bu markanın başka bir mal veya hizmet bakımından tesciline engel bulunmamaktadır. Bununla birlikte aynı durum jenerik (yaygın ad) hâline gelen markanın bir takım eklerle tescili için de geçerlidir. Zira jenerik (yaygın ad) hâline gelen bir marka artık bir mal veya hizmetin adı gibi algılanacağı için tali unsur gibi değerlendirilecek ve ancak asli ve ayırt edici bir takım eklerle marka olabilecektir.
21. Yapılan açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde; davacının “SATEN” ibaresinin yardımcı unsur olduğu birçok markasının bulunduğu, ayrıca davacı tarafından 01, 02, 16 ve 19. sınıflarda 2009/53.58 sayılı “SATEN” ibareli marka başvurusunda bulunulduğu, Türk Patent ve Marka Kurumu Markalar Dairesi Başkanlığı tarafından 556 sayılı KHK’nin 7/1-a-c maddeleri gereğince başvurunun tüm sınıflarda reddine karar verildiği, bu karara yapılan itirazın ise Türk Patent ve Marka Kurumu YİDK tarafından reddedildiği anlaşılmaktadır. Mahkemece başvuru konusu “SATEN” ibaresinin 2. sınıfta yer alan boya emtiaları yönünden jenerik (yaygın ad) hâline geldiği ve 556 sayılı KHK’nin 7/1-c maddesi gereğince tescil edilemeyeceği gerekçesiyle 2. sınıf emtialar yönünden iptal isteminin reddine, diğer sınıflar yönünden Türk Patent ve Marka Kurumu YİDK kararının iptaline karar verilmiş, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları Özel Dairece reddedildiği için uyuşmazlık kapsamında sadece 2. sınıf emtialar kalmıştır.
22. “SATEN” ibaresinin ilk önce 1988/10..87 sayı ile 25.01.1989 tarihinde davacı adına tescil edildiği, ancak markanın davacı tarafından süresinde yenilenmemesi nedeniyle müddet olduğu, bu nedenle davacının daha önce kendisine ait olan aynı ibarenin aynı sınıflarda tescili için tekrar marka başvurusunda bulunduğu görülmektedir. Bununla birlikte İstanbul 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesinin 2002/509 E. sayılı dosyasında davacının dava konusu 1988/10..87 sayılı markasının jenerik (yaygın ad) hâline geldiğinden bahisle davacı aleyhine 556 sayılı KHK’nin 42/1-d maddesi gereğince hükümsüzlük davası açıldığı, yapılan yargılama neticesinde nihayetinde markanın müddet olduğu gerekçesiyle konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığı kararı verildiği ve kararın Yargıtay tarafından onandığı dosya kapsamı ile sabittir.
23. Dosya kapsamında yer alan bilirkişi raporunda ve İstanbul 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesinin 2002/509 E. sayılı dosyasında yer alan bilirkişi raporlarında “SATEN” ibaresinin artık boya cinsini belirttiği ve 2. sınıf emtialar yönünden jenerik (yaygın ad) hâline geldiği tespit edilmiştir. Gerçekten de "SATEN" ibaresinin markasal anlamda boya sektöründe ilk olarak davacı tarafından kullanılmaya başlanıldığı, ilk tescil tarihi itibariyle “SATEN” ibaresi boya emtiaları için ayırt edici niteliği bulunsa da; zaman içerisinde çeşitli sebeplerle boyacılık sektöründe söz konusu ayırt edici niteliğini kaybederek tescilli olduğu emtiaların cinsini, türünü, vasfını belirtmeye başladığı dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Öte yandan “SATEN” ibaresinin boya emtiaları için başvuru tarihi itibariyle jenerik (yaygın ad) hâline geldiği mahkeme ile Özel Daire arasında uyuşmazlık konusu da değildir.
24. Bu itibarla “SATEN” ibaresi başvuru tarihi itibariyle artık 2. sınıf emtialar yönünden jenerik (yaygın ad) hâline geldiği sabit olduğuna göre yukarıda bahsedildiği üzere bu ibarenin anılan sınıflarda marka başvurusunun KHK’nin 7/1-c maddesi gereğince reddedilmesi gerekmektedir. Marka başvurusu yapan kişinin jenerik (yaygın ad) hâline gelen markanın ilk sahibi olup olmadığı ve jenerik (yaygın ad) hâline gelmesinde marka sahibinin davranışlarının etkisinin bulunup bulunmadığı hususlarının marka başvurusunda incelenmesi mümkün değildir. Zira bir markanın jenerik (yaygın ad) hâline gelmesinde marka sahibinin davranışlarının etkisinin bulunup bulunmadığı hususu 556 sayılı KHK’nin 42/1-d maddesi gereğince marka sahibi aleyhine açılacak marka hükümsüzlüğü davasında tartışılması gereken bir durumdur. Artık jenerik (yaygın ad) hâline geldiği sabit olan bir işaretin marka sahibi dahil hiç kimse tarafından tekrar marka olarak alınması mümkün değildir.
25. O hâlde mahkemece yazılı şekilde “SATEN” ibaresinin 2. sınıf emtialar yönünden Türk Patent ve Marka Kurumu YİDK kararının iptal isteminin reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmediğinden usul ve yasaya uygun direnme kararının onanması gerekmiştir.
IV. SONUÇ:
Açıklanan nedenlerle;
1) Yukarıda III-A maddesinde açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının hukukî yarar yokluğundan REDDİNE,
İstek hâlinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine,
2) Yukarıda III-B maddesinde açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile direnme kararının ONANMASINA,
Harç peşin alındığından harç alınmasına yer olmadığına,
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Geçici 3. maddesine göre uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 440. maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren on beş gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27.05.2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.
